判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(302)平成19年12月26日　東京地裁　平１７（ワ）２３４７７号　特許権侵害差止等請求事件　〔金属製ドラムアウタースキン事件〕

判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(302)平成19年12月26日　東京地裁　平１７（ワ）２３４７７号　特許権侵害差止等請求事件　〔金属製ドラムアウタースキン事件〕

裁判年月日 　平成19年12月26日　 裁判所名 　東京地裁　 裁判区分 　判決
事件番号 　平１７（ワ）２３４７７号
事件名 　特許権侵害差止等請求事件　〔金属製ドラムアウタースキン事件〕
裁判結果 　請求一部認容　 文献番号 　2007WLJPCA12269014

要旨
◆電着箔製造用ドラムの外周表面部分の製造方法に関する特許権Ａ及びＢが侵害されたとして、同外周表面部分の製造販売の差止め、製品の廃棄及び損害賠償請求がされた事案につき、特許権Ｂは特許権Ａの分割出願によるものであるが、特許権Ｂに係る発明には、原出願当初明細書に記載した事項の範囲内でないものを含んでおり、分割要件を欠くから、適法な分割出願とは認められないし、当該特許発明には新規性もないとして、特許権Ｂに対する特許権侵害を認めず、特許権Ａに対する特許権侵害のみを認めたが、最終の侵害からは七年近くを経過しており、口頭弁論終結時に特許権Ａの侵害のおそれはないから差止めや廃棄請求には理由がないとして、損害賠償請求のみを認容した事例

評釈
千葉大学IP研究会・特許ニュース 12204号1頁

参照条文
特許法２９条１項３号
特許法４４条
特許法１００条
特許法１０２条１項
特許法１０４条の３

裁判年月日 　平成19年12月26日　 裁判所名 　東京地裁　 裁判区分 　判決
事件番号 　平１７（ワ）２３４７７号
事件名 　特許権侵害差止等請求事件　〔金属製ドラムアウタースキン事件〕
裁判結果 　請求一部認容　 文献番号 　2007WLJPCA12269014

新潟県上越市＜以下略＞
原告 日本ステンレス工材株式会社
同訴訟代理人弁護士 高橋賢一
同訴訟代理人弁理士 吉井剛
同 吉井雅栄
秋田県大館市＜以下略＞
被告 ニューロング秋田株式会社
(以下「被告秋田」という。)
東京都台東区＜以下略＞
被告 ニューロング株式会社
(以下「被告ニューロング」という。)
被告両名訴訟代理人弁護士 柏木薫
同 松浦康治
同 今井浩
同 柏木秀一
同 福井琢
同 斎藤三義
同 黒河内明子
同 粕谷宇史
同 小林利男
同 古屋正典
同 黒田貴和
同補佐人弁理士 竹本松司

主文
１ 　主位的請求
(1) 　被告らは，原告に対し，連帯して５３０万円及びこれに対する平成１３年４月１日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。
(2) 　原告のその余の主位的請求をいずれも棄却する。
２ 　原告の予備的請求をいずれも棄却する。
３ 　訴訟費用は，これを１００分し，その１を被告らの負担とし，その余を原告の各負担とする。
４ 　本判決は，第１項(1)に限り，仮に執行することができる。

事実及び理由
第１ 　請求
１ 　主位的請求
(1) 　被告秋田は，別紙被告方法目録１，被告方法目録２及び被告方法目録３記載の電着箔製造用ドラムのアウタースキンの製造方法を用いてアウタースキン及び当該アウタースキンを有する電着箔製造用ドラムを製造してはならない。
(2) 　被告秋田は，前項の各製造方法を使用して製造したアウタースキン及び当該アウタースキンを有する電着箔製造用ドラムを販売してはならない。
(3) 　被告秋田は，本店及び営業所に存する前項のアウタースキン及び電着箔製造用ドラム並びにそれらの半製品を廃棄せよ。
(4) 　被告ニューロングは，(1)項の各製造方法を使用して製造したアウタースキンを有する電着箔製造用ドラムを販売してはならない。
(5) 　被告ニューロングは，本店及び営業所に存する前項の電着箔製造用ドラム及びそれらの半製品を廃棄せよ。
(6) 　被告らは，原告に対し，連帯して，次の金員を支払え。
ア　３０００万円及びこれに対する平成１３年４月１日から支払済みまで年５％の割合による金員。
イ　１億１４００万円及びこれに対する平成１４年４月１日から支払済みまで年５％の割合による金員。
ウ　１８００万円及びこれに対する平成１５年４月１日から支払済みまで年５％の割合による金員。
エ　１６５０万円及びこれに対する平成１６年４月１日から支払済みまで年５％の割合による金員。
オ　３４５０万円及びこれに対する平成１７年４月１日から支払済みまで年５％の割合による金員。
カ　１９５０万円及びこれに対する平成１７年９月１日から支払済みまで年５％の割合による金員。
キ　２３２５万円及びこれに対する被告ニューロングにつき平成１７年１１月１７日から，被告秋田につき同月１８日から支払済みまで年５％の割合による金員。
２ 　予備的請求
(1) 　被告秋田は，別紙被告方法目録１及び被告方法目録２記載の電着箔製造用ドラムのアウタースキンの製造方法を用いてアウタースキン及び当該アウタースキンを有する電着箔製造用ドラムを製造してはならない。
(2) 　被告秋田は，前項の各製造方法を使用して製造したアウタースキン及び当該アウタースキンを有する電着箔製造用ドラムを販売してはならない。
(3) 　被告秋田は，本店及び営業所に存する前項のアウタースキン及び電着箔製造用ドラム並びにそれらの半製品を廃棄せよ。
(4) 　被告ニューロングは，(1)項の各製造方法を使用して製造したアウタースキンを有する電着箔製造用ドラムを販売してはならない。
(5) 　被告ニューロングは，本店及び営業所に存する前項の電着箔製造用ドラム及びそれらの半製品を廃棄せよ。
(6) 　被告らは，原告に対し，連帯して，次の金員を支払え。
ア　３０００万円及びこれに対する平成１３年４月１日から支払済みまで年５％の割合による金員。
イ　１億１４００万円及びこれに対する平成１４年４月１日から支払済みまで年５％の割合による金員。
ウ　１８００万円及びこれに対する平成１５年４月１日から支払済みまで年５％の割合による金員。
エ　１６５０万円及びこれに対する平成１６年４月１日から支払済みまで年５％の割合による金員。
オ　３４５０万円及びこれに対する平成１７年４月１日から支払済みまで年５％の割合による金員。
カ　１９５０万円及びこれに対する平成１７年９月１日から支払済みまで年５％の割合による金員。
キ　２３２５万円及びこれに対する被告ニューロングにつき平成１７年１１月１７日から，被告秋田につき同月１８日から支払済みまで年５％の割合による金員。
第２ 　事案の概要
１ 　訴訟の概要
本件は，電着箔製造装置を構成する金属製ドラム（電着箔製造用ドラム）の外周表面部分に当たるアウタースキン（「アウターリング」，「トップスキン」ともいう。）の製造方法について特許権を有する原告が，上記ドラムを販売している被告ニューロング及び同ドラムを製造して被告ニューロングに販売している被告秋田に対し，上記特許権(侵害)に基づいて，上記アウタースキン及び同ドラムの製造販売の差止め及びそれら製品等の廃棄並びに損害賠償金及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
主位的請求は，後記発明Ａに基づく後記方法１ないし３に対するもの，予備的請求は，後記発明Ｂに基づく後記方法１に対するもの又は後記発明Ｃに基づく方法１及び方法２に対するものである。
２ 　技術的背景の要点
電着箔製造装置とは，電着法により銅箔，鉄箔，ステンレス箔等の金属箔を製造する装置であり，代表的なものは，鋼製ドラム（鋼製インナードラムに銅製リングを焼き嵌めしてある。）の外周面にチタン製のアウタースキンが嵌められている電着ドラムを回転駆動源に連結されている軸で支え，電着ドラムを陰極としてその下側一部を，陽極が設置された電解槽の電解液中に浸し，この電着ドラムを回転させるという構造を有している。電着ドラムと陽極との間で通電すると，回転する電着ドラムが電解液に浸されている間にアウタースキン外側に電着物たる金属箔が析出するので，その金属箔を電解槽外側で回転する電着ドラム外周面から剥離し巻き取っていくと，金属箔を連続的に生産することができることになる。
ところで，上記アウタースキンは，チタンの板材を円筒状に巻いてその端を溶接してつなげることによって製造されるが，このときの溶接による熱影響により，溶接部及びその付近の金属組織が変異してしまう。その結果，溶接部及びその付近に位置する部分に析出された電着金属箔には，その部位の組織の違いが転写され，肌荒れ状の凹凸ないしは不規則な模様が生じ，この金属箔をプリント配線回路として使用すると断線や短絡事故のおそれがあるため使用できず，あるいは溶接部に位置する部分で金属箔の断絶が生じてしまうなど，金属箔の連続的生産を困難にするとともに，その生産歩留りを低下させることになってしまう。
以上の不都合を解消するためには，溶接部及びその付近をなるべく母材部と均質にする必要があり，そのため，溶接時に溶接の際の熱影響範囲をなるべく狭め若しくは金属組織変態を抑制すること，又は溶接後に溶接により変異した金属組織の改善を図ることが要請される。
（甲２，１４，２０，２３，３０，乙４０，４２，弁論の全趣旨）
３ 　基本的事実関係
(1) 　当事者
ア　原告
原告は，昭和２２年６月２８日設立されたステンレス鋼，耐熱鋼，チタニウム，その他各種金属及び合金を主材料とする製品の製造，加工並びに販売等を目的とする株式会社である。
（弁論の全趣旨）
イ　被告ら
被告秋田は，銅箔製造装置の製造，販売等を目的とする株式会社であり，被告ニューロングは，機械の販売等を目的とする株式会社である。
被告秋田は，電着箔製造用ドラムを製造し，これを全部被告ニューロングに販売し，被告ニューロングは，これを第三者に販売している。
（争いのない事実，弁論の全趣旨）
(2) 　原告の特許権
ア　本件特許権１
原告は，次の特許権を有している((以下，｢本件特許権１｣又は「本件特許１」といい，その請求項３に係る特許発明を｢本件発明Ａ｣という。その明細書及び図面を「本件明細書１」といい，別紙特許公報１として添付する。)。
(ｱ)　本件特許権１の概要(甲１，２)
ａ　登録番号　　第２９６７２３９号
ｂ　発明の名称　　電着箔製造用ドラムのアウタースキンの製造法
ｃ　出願日　　平成３年２月１４日
ｄ　出願番号　　特願平３－４２６７１号
ｅ　登録日　　平成１１年８月２０日
ｆ　請求項３の記載　別紙特許公報１の該当欄に記載のとおり
(ｲ)　本件発明Ａの内容
ａ　構成要件の分説
【Ａ】チタン，ニオブ，タンタルなどの純金属製又はこれらの合金製の板材を円筒状に巻き，
【Ｂ】板端を突き合わせて板継ぎ溶接したアウタースキンをインナードラムの外周面に被嵌して製造する電着箔製造用ドラムの製造法であって，
【Ｃ】前記アウタースキンの板端の継合部の溶接を，継合部内面に内側に向かって開口するＶ型の開先部を設けずにプラズマ溶接のような溶加棒を使用しない溶接手段で，継合部の内側から行い，
【Ｄ】続いてこの溶接部を押し出し加工により内側より外側に突出せしめて外側面が凸となり内側面が凹所となる突出部を形成し，
【Ｅ】続いてこの突出部の内側凹部に突出部外面を冷却し乍ら前記内側凹部の埋め溶接を行い，
【Ｆ】続いて突出部の外面を温間又は冷間で押潰し加工して母材と同厚に是正し，
【Ｇ】続いてこの押潰し加工部を焼鈍する
【H】ことを特徴とする電着箔製造用ドラムのアウタースキンの製造法。
ｂ　明細書に記載された作用効果
「【００２３】・・・プラズマ溶接のような溶加棒を使用しない溶接を採用すると，溶接部１５と母材との成分差を可及的に小さくすることができ，従って溶接部１５と母材との硬度差がなくなり且つ溶接巾も小さくなり，良好な状態で請求項１，請求項２に係る整粒化加工を行うことができるから一層溶接部１５及び溶接部１５近傍が母材とが(ﾏﾏ）均質化したアウタースキンが得られる。」
「【００７２】本発明は，溶接した継合部を押し出し加工により一旦外面側に突出させて突出部を形成し，この突出部に押潰し加工を施して母材と同厚に是正し，続いて焼鈍加工する為，溶接部や溶接部近傍の変態した組織が母材に近似した硬度，組織に改善され，アウタースキンの母材と溶接部及び溶接部近傍の均質化が可能となる。
【００７３】即ち，アウタースキンの母材と溶接部とを均質化するには，母材と同様に溶接部に十分な圧力を与えて所定以上の加工率を与えなければ，母材と近似した組織とはならない。しかし，単に肉盛りした溶接部を押潰し加工しただけでは，内側の肉盛側の溶接部には押圧圧力が加えられ均質化されるとしても，溶接部の内部（奥部）となるアウタースキンの外面側の溶接部には十分な圧力が与えられず，外面側の溶接部の加工率を上げることができない。つまり，アウタースキンの内側から溶接するようにすれば熱影響部をアウタースキン外面側にできるだけ与えない利点が得られることになるが，単に内側を肉盛りした溶接部を押潰し加工しても，溶接部のアウタースキンの外面側には十分な加工率を与えられないから外面側の組織をアウタースキンの母材と近似化することができないという問題がある。
【００７４】この点本発明は，内側から溶接する構成としつつも，この溶接部を一旦外側面に突出させ，この突出部を押潰し加工する構成としたから，押潰し加工の加工圧がアウタースキンの外面側の溶接部にも良好に加えられ，外面側にも十分な加工率を与えることができるため母材との均質化が良好に図られることとなる。従って，本発明は，アウタースキンの溶接を内面側から行い，アウタースキンの製箔面(外面)の溶着部巾,熱影響巾を狭く抑制できる上に，前述のように押し出し加工によって外側へ突出された溶接部を押潰し加工することで，溶接奥側となってしまう外面側をも母材と均質化できることとなる画期的な電着箔製造用ドラムのアウタースキンの製造法となる。
【００７５】また，本発明は，この内側から溶接を行うに（ﾏﾏ）手法に加えてこの溶接に際して外面を冷却しつつ行うため，熱影響範囲を一層狭めることができる。
【００７６】また，請求項３，４記載の発明においては，継合部をＶ型の開先部を設けない突合せとし，溶加棒なしで内側から溶接する手法を採用するから，溶接範囲を狭くでき一層母材に近似化した継合部となる。
【００７７】以上，本発明により製造したアウタースキンは母材部と継合部との組織が均質となる為良質な箔の製造が可能となる等秀れた特長を発揮する。｣
（争いのない事実)
イ　本件特許権２
原告は，次の特許権を有している(以下，｢本件特許権２｣又は「本件特許２」といい，その請求項３に係る特許発明を｢本件発明B｣といい，その請求項４に係る発明を「本件発明Ｃ」という。その明細書及び図面を「本件明細書２」といい，別紙特許公報２として添付する。)。
(ｱ)　本件特許権２の概要(甲２９，３０)
ａ　登録番号　　　　第３００５７５５号
ｂ　発明の名称　　　電着箔製造用ドラムのアウタースキンの製造法
ｃ　出願日　　　　　平成３年２月１４日
ｄ　出願番号　　　　特願平８－３２６１４９号
ｅ　分割の表示　　　特願平３－４２６７１号（本件特許１に係る出願）の分割
ｆ　登録日　　　　　　平成１１年１１月２６日
ｇ　請求項３及び請求項４の記載　別紙特許公報２の該当欄に記載のとおり
(ｲ)　本件発明Ｂの内容
ａ　構成要件の分説
【Ａ’】チタン，ニオブ，タンタルなどの純金属製又はこれらの合金製の板材を円筒状に巻き，
【Ｂ’】板端を突き合わせて板継ぎ溶接したアウタースキンをインナードラムの外周面に被嵌して製造する電着箔製造用ドラムの製造法であって，
【Ｃ’】前記アウタースキンの板端の継合部の溶接を，継合部内面に内側に向かって開口するＶ型の開先部を設けずにプラズマ溶接のような溶加棒を使用しない溶接手段で行い，
【Ｄ’】続いてこの溶接部の内側凹部に外面を冷却し乍ら前記内側凹部の埋め溶接を行い，
【Ｅ’】続いて前記溶接部での突出外面を温間又は冷間で押潰し加工して母材と同厚に是正し，
【Ｆ’】続いてこの押潰し加工部を焼鈍する
【Ｇ’】ことを特徴とする電着箔製造用ドラムのアウタースキンの製造法。
ｂ　明細書に記載された作用効果
「【００１５】【作用】アウタースキン１２の内面に内側に向かって開口するＶ型の開先部１４を形成し，この開先部１４において，まず溶接を行うから，アウタースキン１２の外面に外側に向かって開口する逆Ｖ型の開先部において溶接する場合に比べ，アウタースキン１２の外表面に表れる溶接部の巾が狭くなる。従って，箔が析出するアウタースキン１２の外表面に生ずる溶接による熱影響を受ける巾がそれだけ狭くなる。
【００１６】また，内側凹部１７の埋め溶接は押潰し加工用の溶接層１９となるが，内側溶接であり，且つ外面を冷却しながら行うため，箔が折出するアウタースキン１２の外表面側の組織変態が抑制されることになる。
【００１７】溶接部での突出外面を温間又は冷間で押潰し加工を施して該突出外面を母材厚と同厚に是正し，次いて焼鈍処理を行うため，溶接部１５及び溶接部１５近傍は再結晶し，細粒化,整粒化され，母材と同等の結晶粒度となる。また，加工硬化した該部の硬度も母材と同程度に軟化され，通電効果の不良化も阻止されてアウタースキン１２はインナードラム１に確固に嵌着固定できることになる。
【００１８】また，プラズマ溶接のような溶加棒を使用しない溶接を採用すると，溶接部１５と母材との成分差を可及的に小さくすることができ，従って溶接部１５と母材との硬度差がなくなり且つ溶接巾も小さくなり，良好な状態で整粒化加工を行うことができるから一層溶接部１５及び溶接部１５近傍が母材とが（ﾏﾏ）均質化したアウタースキン１２が得られる。」
「【００６７】本発明は，溶接した継合部の突出外面に押潰し加工を施して母材と同厚に是正し，続いて焼鈍加工する為，溶接部や溶接部近傍の変態した組織が母材に近似した硬度，組織に改善され，アウタースキンの母材と溶接部及び溶接部近傍の均質化が可能となる。
【００６８】即ち，アウタースキンの母材と溶接部とを均質化するには，母材と同様に溶接部に十分な圧力を与えて所定以上の加工率を与えなければ，母材と近似した組織とはならない。しかし，単に肉盛りした溶接部を押潰し加工しただけでは，内側の肉盛側の溶接部には押圧圧力が加えられ均質化されるとしても，溶接部の内部（奥部）となるアウタースキンの外面側の溶接部には十分な圧力が与えられず，外面側の溶接部の加工率を上げることができない。つまり，アウタースキンの内側から溶接するようにすれば熱影響部をアウタースキン外面側にできるだけ与えない利点が得られることになるが，単に内側を肉盛りした溶接部を押潰し加工しても，溶接部のアウタースキンの外面側には十分な加工率を与えられないから外面側の組織をアウタースキンの母材と近似化することができないという問題がある。
【００６９】この点本発明は，内側から溶接する構成としつつも，この溶接部での突出外面を押潰し加工する構成としたから，押潰し加工の加工圧がアウタースキンの外面側の溶接部にも良好に加えられ，外面側にも十分な加工率を与えることができるため母材との均質化が良好に図られることとなる。従って，本発明は，アウタースキンの溶接を内面側から行い，アウタースキンの製箔面（外面）の溶着部巾，熱影響巾を狭く抑制できる上に，前述のように溶接部での突出外面を押潰し加工することで，溶接奥側となってしまう外面側をも母材と均質化できることとなる画期的な電着箔製造用ドラムのアウタースキンの製造法となる。
【００７０】また，本発明は，この内側から溶接を行うに(ママ)手法に加えてこの溶接に際して外面を冷却しつつ行うため，熱影響範囲を一層狭めることができる。
【００７１】また，請求項３，４記載の発明においては，継合部をＶ型の開先部を設けない突合せとし，溶加棒なしで内側から溶接する手法を採用するから，溶接範囲を狭くでき一層母材に近似化した継合部となる。
【００７２】以上，本発明により製造したアウタースキンは母材部と継合部との組織が均質となる為良質な箔の製造が可能となる等秀れた特長を発揮する。」
(ｳ)　本件発明Ｃの内容
ａ　構成要件の分説
【Ａ”】チタン，ニオブ，タンタルなどの純金属製又はこれらの合金製の板材を円筒状に巻き，
【Ｂ”】板端を突き合わせて板継ぎ溶接したアウタースキンをインナードラムの外周面に被嵌して製造する電着箔製造用ドラムの製造法であって，
【Ｃ”】前記アウタースキンの板端の継合部の溶接を，継合部内面に内側に向かって開口するＶ型の開先部を設けずにプラズマ溶接のような溶加棒を使用しない溶接手段で行い，
【Ｄ”】続いてこの溶接部の外面を冷却しながら内側面に肉盛溶接をし，
【Ｅ”】続いて溶接部の突出外面を温間又は冷間で押潰し加工して母材と同厚に是正し，
【Ｆ”】続いてこの押潰し加工部を焼鈍する
【Ｇ”】ことを特徴とする電着箔製造用ドラムのアウタースキンの製造法。
ｂ　明細書に記載された作用効果
上記(ｲ)ｂに記載のとおりである。
（争いのない事実)
(3) 　被告らの行為
ア　被告秋田による電着箔製造用ドラムのアウタースキンの製造方法は，別紙被告方法目録１ないし３記載のとおりである(なお，以下，同目録の番号順に｢方法１｣，「方法２」，「方法３」のようにいう。)。
イ　被告秋田は，少なくともかつて，業として，方法３を使用してアウタースキンを製造した。
ウ　被告秋田は，現在は，業として，方法１を使用してアウタースキンを製造している。
（争いのない事実，弁論の全趣旨）
(4) 　各方法の構成の分説
ア　方法１の構成は，別紙被告方法目録１の①ないし⑩のとおり分説される。
イ　方法２の構成は，別紙被告方法目録２の①ないし⑩のとおり分説される。
ウ　方法３の構成は，別紙被告方法目録３の①ないし⑤のとおり分説される。
（争いのない事実）
(5) 　構成要件の充足
方法１ないし３と本件発明ＡないしＣの充足について争いのない部分は，次のとおりである。
ア　本件発明Ａと方法１との対比
方法１の構成は，本件発明Ａの構成要件ＡＥＦＧHを充足する。
イ　本件発明Ａと方法２との対比
方法２の構成は，本件発明Ａの構成要件ＡＥＦＧHを充足する。
ウ　本件発明Ａと方法３との対比
方法３の構成は，本件発明Ａの構成要件をすべて充足する。
エ　本件発明Ｂと方法１との対比
方法１の構成は，本件発明Ｂの構成要件Ａ’Ｄ’Ｅ’Ｆ’Ｇ’を充足する。
オ　本件発明Ｃと方法１との対比
方法１の構成は，本件発明Ｃの構成要件Ａ”Ｄ”Ｅ”Ｆ”Ｇ”を充足する。
カ　本件発明Ｃと方法２との対比
方法２の構成は，本件発明Ｃの構成要件Ａ”Ｄ”Ｅ”Ｆ”Ｇ”を充足する。
(6) 　本訴提起に至るまでの経緯
本件訴訟前の原被告ら間の交渉等の経過は，次のとおりである（争いのない事実）。
ア　平成１２年９月１３日付け通告書
原告は，平成１２年９月１３日付け通告書(甲３の１・２)で，被告らに対し，被告らの電着箔製造用ドラムの製造方法について開示することを求めた。
この通告においては，原告が，同業者の株式会社ナイカイアーキット（以下「ナイカイ」という。）に同様の通知をしたこと及びナイカイと話し合いを進めている旨が付記されていた。
イ　平成１２年１０月２日付け回答書
被告らは，平成１２年１０月２日付け回答書(甲４の１・２)で，原告に対し，被告秋田の電着箔製造用ドラムは本件特許１及び本件特許２の技術的範囲に属さないと判断しており，いかなる方法で製造しているかはノウハウがあって開示できない旨の回答をした。
ウ　平成１２年１０月６日付け書面
原告は，平成１２年１０月６日付け「『電着箔製造用ドラムのアウタースキンの製造法』の特許の件」と題する書面(甲５の１・２)で，被告らに対し，被告らの電着箔製造用ドラムの製造方法を明らかにしない限り被告らの主張を認めることができない，たとえノウハウであってもいかなる方法で製造しているかを開示すべきである旨の主張をした。
エ　平成１２年１０月１８日付け回答書
被告らは，平成１２年１０月１８日付け回答書(甲６の１・２)において，アウタースキンの製造方法については試作段階であり製造方法が確定していないが，本件特許１及び本件特許２の技術的範囲に属しない方法を採用する旨を回答した。
オ　平成１２年１１月２日付け書面
原告は，平成１２年１１月２日付け「『電着箔製造用ドラムのアウタースキンの製造法』の件」と題する書面(甲７の１・２)で，被告らに対し，本件特許１及び本件特許２に係る製造方法を実施しないこと，被告らの製造方法が確定次第書面で原告に回答すること，仮に被告らが開示を拒みあるいは原告の権利に抵触していた場合には訴訟を提起する旨の通知をした。
カ　平成１３年７月２７日付け再通告書
原告は，平成１３年７月２７日付け再通告書(甲８の１・２)において，被告らに対し，電着箔製造用ドラムの製造方法について回答をするよう求めた。
キ　平成１３年８月２１日付け回答書
被告らは，平成１３年８月２１日付け回答書(甲９の１・２)で，原告に対し，被告らの電着箔製造用ドラムは，｢内側面に肉盛溶接し｣，｢内側に埋め溶接を行い｣とする本件特許１及び本件特許２の技術的範囲には属さない，本件特許１及び本件特許２の技術的範囲に属さない電着箔製造用ドラムのアウターリングの製造方法に係る特許出願をしているものである旨を回答した。
ク　平成１３年８月２９日付け再通告書
原告は，平成１３年８月２９日付け再通告書(甲１０の１・２)で，被告らに対し，被告らの製造方法の具体的構成等を示すこと，被告らが出願中としている特許の内容を明らかにすることを求めた。
ケ　平成１３年９月２１日付け再回答書
被告らは，平成１３年９月２１日付け再回答書(甲１１の１・２)で，原告に対し，被告らの製造方法は「板体の対向する両端に，径方向外側に屈曲する立上り部をそれぞれ設け，これら立上り部どうしを溶接して外側に突出する突出部を形成した後，該突出部の外面を圧延加工して母材と同厚にする」というものであるから，｢内側面に肉盛溶接し｣，｢内側に埋め溶接を行い｣とする本件特許１及び本件特許２の構成要件を具備していない旨の回答をした。
コ　平成１３年１２月２６日付け再通告書
原告は，平成１３年１２月２６日付け再通告書(甲１２の１・２)で，被告らに対し，上記ケの被告の説明に基づいて作成した図(板材の各端縁を外側に直角に曲げた後に，この突出部の側面同士を突き合わせて溶接したもの)を提示した上で，被告らの製造方法がどのような態様なのか具体的な説明を求めた。
サ　平成１４年２月１２日付け回答書
被告らは，平成１４年２月１２日付け第３回回答書（甲１３の１・２)で，原告に対し，被告らの製造方法は，原告が提示した図の方法と相違ないことを確認した。
シ　証拠保全
原告は，秋田地方裁判所大館支部に証拠保全の申立てをし，平成１６年４月１日，同支部は証拠保全決定(甲１５)をし，同月９日，被告秋田の工場で検証が行われた（甲１６。以下「本件証拠保全」という。）。
ス　本件訴訟提起
原告は，平成１７年１１月１０日，本件訴訟を提起した。
４ 　争点
(1) 　方法１の構成要件ＢＢ’Ｂ”及びＣＣ’Ｃ”の充足並びに方法２の構成要件ＢＢ”及びＣＣ”の充足
(2) 　方法１及び方法２の構成要件Ｄの充足
(3) 　本件発明Ｂ及び本件発明Ｃの分割要件違反
(4) 　各方法の実施時期
(5) 　方法３の先使用権
(6) 　共同不法行為
(7) 　消滅時効及び権利濫用
(8) 　損害
(9) 　方法３の差止めの必要性
５ 　争点に関する当事者の主張
(1) 　争点(1)(構成要件ＢＢ’Ｂ”及びＣＣ’Ｃ”の充足)
ア　原告
(ｱ)　「板端」の充足
ａ　クレーム解釈
(a)　構成要件ＢＢ’Ｂ”及び同ＣＣ’Ｃ”にいう「板端」とは，単にアウタースキンを環にすべく溶接して繋ぐ部分という程度の意味であり，板端を直角に曲げた後に溶接する継ぎ方では，板端を直角に曲げた後に板の外方を向く端面が「板端面」である。
(b)　被告らは，「Ｖ型の開先部」が観念されるのは，板端の継合部の溶接が「突合せ継手溶接」だからであると主張する。
しかしながら，板端をつなぐ際に「Ｖ型の開先部」を設ける発明はＴＩＧ溶接を採用している本件特許１の請求項１及び２であり，本件発明Ａ（本件特許１の請求項３）は，プラズマ溶接等を採用し，板端に「Ｖ型の開先部」を設けない発明である。ただ，請求項１及び２との対比上，「Ｖ型の開先部を設けずに」と記載したにすぎず，これは，溶加棒を使用せず「Ｖ型の開先部」を設けないでされるプラズマ溶接等を採用することを示すために使用された文言であり，板端をどのように合わせるのかとは関係がない。
また，「Ｖ型の開先部」は，「突き合わせ継手」の場合のほかに「へり継手」の場合にも存在し，Ｖ型の開先部を設けることと「突き合わせ継手」を採用することとは，直接の関係はない。
ｂ　充足
方法１及び方法２は，いずれも「板端」を充足する。
(ｲ)　その余の点の充足
方法１は，構成要件ＢＢ’Ｂ”及びＣＣ’Ｃ”のその余の点を充足し，方法２は，構成要件ＢＢ”及びＣＣ”のその余の点を充足する。
イ　被告ら
(ｱ)　「板端」の充足
ａ　クレーム解釈
(a)　原告の主張(ｱ)ａ(a)は否認する。
構成要件ＢＢ’Ｂ”にある「板端を突き合わせて板継ぎ溶接した」とは，溶接継手として「突き合わせ継手」を採用したことを意味する。この｢突き合わせ継手｣とは，｢母材がほぼ同じ面内の溶接継手」であると定義されており(乙４２)，板端の端面同士を突き合わせた溶接のことである。
(b)　また，構成要件ＣＣ’Ｃ”に「板端の継合部の溶接を，・・・Ｖ型の開先部を設けずに」とあるが，「Ｖ型の開先部」が観念されるのは，板端の継合部の溶接が「突合せ継手溶接」だからである。なぜならば，Ｖ型の開先部は，溶接継手の種類として「突き合わせ継手」を採用したときにのみ存在し得るからである。
ｂ　充足
同(ｱ)ａ(b)は否認する。
方法１及び方法２は，板端付近を直角に曲げて立ち上げて突出部を形成し，この突出部の側面同士を継合させ，この継合部を溶接するのであり，板端の端面を継合させるものではない。
(ｲ)　その余の点の充足
同(ｲ)は認める。
(2) 　争点(2)(構成要件Ｄの充足)
ア　原告
方法１及び方法２は，構成要件Ｄを充足する。
イ　被告ら
原告の主張は否認する。
方法１及び方法２には，「押し出し加工」の工程がない。
(3) 　争点(3)（本件発明Ｂ及び本件発明Ｃの分割要件違反)
ア　被告ら
(ｱ)　分割要件違反
本件特許２の請求項３（本件発明Ｂ）及び請求項４（本件発明Ｃ）は，その原出願である特願平３－４２６７１号（本件特許１に係る出願）の適法な分割出願ではなく，その出願日は現実の出願日である平成８年１１月２０日となる。
その結果，本件発明Ｂ及び本件発明Ｃは，その出願前日本国内で頒布された刊行物である特開平４－２６２８７２号公報（本件特許１に係る公報）記載の発明と同一であり，特許法２９条１項３号に該当する新規性を欠く発明となり，その特許は，無効である。
(ｲ)　原出願当初明細書の記載
ａ　記載内容
構成要件Ｅ’Ｅ”における「突出外面」等について，原出願の出願当初の明細書及び図面（甲３１，乙３７。以下「原出願当初明細書」という。）には，次の記載がある。
特許請求の範囲について，「【請求項１】・・・続いてこの溶接部及び溶接部近傍を押出し加工により内側より外側に突出せしめて突出部を形成し，」「【請求項２】・・・続いてこの肉盛溶接部を内面側より押出加工して，外面側に突出部を形成し，」
課題を解決するための手段について，「【００１１】・・・続いてこの溶接部を中心とした溶接部及び溶接部近傍を押し出し加工により内側より外側に突出せしめて突出部を形成し，続いてこの突出部の内側凹部に突出部外面を冷却し乍ら凹部の埋め溶接を行い，続いて突出部の外面を温間又は冷間で押潰し加工して・・・」「【００１２】・・・続いてこの肉盛溶接部を内面側より押出し加工して，外面側に突出部を形成し，続いて突出部の外面を温間又は冷間で押潰し加工して・・・」
請求項１の発明について，「【００１６】また，該開先部１４を溶接した後，内側から外側への押し出し加工を行うから内側に凹部の埋め熔接を行うことを容易にする内側凹部１７が形成され，外側に溶接部１５，溶接部１５近傍の組織成改善をすることができる突出部１６が形成される。」
請求項２の発明について，「【００２０】請求項１に対して継合部１３の押し出し加工と凹部の埋め溶接の順序が逆になっている。」「【００２１】すなわち，継合部１３の内側面に肉盛溶接を行い，それから押し出し加工により内側より外側へ突出部１６を形成しているが，・・・」
第１実施例について，「【００２９】・・・変態組織，粗大粒組織となった溶接部１５及び溶接部１５近傍を後記する加工率２０％以上の押潰し加工を可能にする為押し出し加工により内側より外側に突出せしめて突出部１６を形成する。」「【００３１】この場合，アウタースキン１２の板厚をＴとし，押し出し加工の半径方向の変位量をＨとすると【００３２】【数１】・・・となるように突出せしめることが望ましい。」「【００４３】・・・そして，該実施例に係るアウタースキン１２は，従来例である特開平２－２４３７９０号と異なり，溶接部１５をそのまま且つ直接にたたき処理等を施すものではなく，押し出し加工，肉盛加工，押潰し加工，焼鈍加工を施すものであるから，それだけ溶接部15及び熱影響部と母材部との近似化が達成されることになる。」
第２実施例について，「【００４５】請求項１に対して溶接部１５の押し出し加工と凹部の埋め溶接の工程順が逆になっている。」「【００４６】即ち，溶接部１５及び溶接部１５近傍の内側面に肉盛溶接を行い，それから押し出し加工により内側より外側へ突出部１６を形成しているが，・・・」「【００５３】・・・押し出し加工により溶接部１５及び溶接部１５近傍に施した二次溶接層１９の全部を内側より外部に突出せしめて突出部１６を形成する。」「【００５４】これは溶接部１５及び溶接部１５近傍を押し出し加工により外側に突出せしめて肉盛溶接部を略内側面と面一円弧状態に形成する為である。」「【００５５】この場合前記Ｃ同様アウタースキン１２の板厚をＴ，押し出し加工の半径方向の変位量をＨ”（≠内面側の肉盛溶接層の高さＨ’）とすると【００５６】【数３】・・・となるように突出させる。」「【００５７】この押し出し加工は，可及的にこの部分を母材と面一円弧状態にする為及び次の押潰し加工により突出部１６部分の組織の結晶を細粒化，整粒化するための加工歪みを与えるために行う。」
発明の効果について，「【００６９】・・・継合部を押し出し加工により，一度外面側に膨出させて突出部を形成し，この突出部に押潰し加工を施して再び母材と同厚に是正し，続いて焼鈍加工する為，溶接により変態した組織が再び母材に近似した硬度，組織に改善され，アウタースキンの母材と溶接部及び溶接部近傍の均質化が可能となる。」
ｂ　原出願当初明細書の開示又は示唆
(a)　これらの記載によれば，原出願当初明細書には，押し出し加工により突出部を形成する旨の記載はあるが，他の突出部の形成方法についての説明はなく，また，それを示唆する記載もない。
(b)　後記原告の主張(ｲ)ｂ(b)ⅲは否認する。
本件のように，約８mmもの板厚のあるチタン板について，あらかじめ曲げ加工を施した板材同士を溶接して突出部を形成することは，常識的にはあり得ない継手溶接方法であり，技術常識や周知慣用の方法ではなかった。
(c)ⅰ　同(ｲ)ｂ(b)ⅴ(ⅰ)は否認する。
溶接部に肉盛り等をして厚みを増し，圧延するのみでは十分な塑性ができないが，「押し出し加工」をすると，この部分の再結晶化のための塑性歪を与えることができるのである。
ⅱ　それゆえ，押し出し加工を複数回行って溶接域の組織むらをより一層減少させ，結晶粒度，研磨性，耐食性を母材により一層近似させようとする技術が特許出願されている（特開平８－２２５９０５号公報(乙４３)）。
ｃ　出願経過
(a)　原告は，原出願に係る平成１１年３月２９日起案の拒絶理由通知書（乙３９）に対する意見書（乙４１）において，「・・・本発明はクレームに明確に特定しておりますように，溶接をアウタースキンの内側から行う構成であって，しかもこの溶接部を外側へ押し出し加工して突出部を形成した後，この突出部を押潰し加工する点に画期的な特徴があるもので，この点は引用例には全く開示されておりません。本発明は，内側から行う溶接部をアウタースキンの外側に押し出し加工を施して突出させ，押潰す点に画期的な創作性があるもので，引用例にはこの点全く開示されておりません。」と主張した。
(b)　このように，原告は，原出願の各発明につき，内側から行う溶接部をアウタースキンの外側に押し出し加工を施して突出させ，押しつぶす点に画期的な創作性があると主張し，それが認められて特許が付与されたものである。
(ｳ)　分割出願
ａ　分割出願後の本件発明B及び本件発明Cは，突出外面や内側凹部の形成方法に限定はなく，「内側から外側への『押し出し加工』により形成される『突出外面』又は『内側凹部』」以外の方法により形成される「突出外面」又は「内側凹部」をも含む。
ｂ　その結果，分割出願後の本件発明B及び本件発明Cは，原出願当初明細書に記載した事項の範囲内でないところものを含むこととなった。
イ　原告
(ｱ)　分割要件違反
被告らの主張(ｱ)は否認する。
(ｲ)　原出願当初明細書の記載
ａ　記載内容
同(ｲ)ａは認める。
ｂ　原出願当初明細書の開示又は示唆
(a)　同ｂ(ａ)は否認する。
(b)　発明の本質的技術事項
ⅰ　原出願当初明細書に開示された発明の本質的部分は，①板端同士を突き合わせて内側より溶接する，②後の塑性加工（押潰し加工）により歪を与える際，大きな歪を与えるため，すなわち，塑性加工量（押潰し量）を大きくするため，該部分を厚くすべくアウタースキンを外側へ突出させ，内側に埋め溶接し，厚さを大にする，③アウタースキンの端部同士の厚くなった溶接部を塑性加工（押潰し加工）する，④塑性加工（押潰し加工）を施した部分を焼鈍する，という４点にある。
ⅱ　原出願当初明細書には，突出部の形成方法を押し出し加工に限定する旨の記載はなく，突出部を押し出し加工以外の方法で作れば原出願当初明細書に記載された発明の本質に反するという記載もなく，さらに，突出部を押し出し加工以外の方法で作ることが実施の障害となる記載もない。
ⅲ　あらかじめ曲げ加工を施した板端同士を溶接して突出部を形成することは技術常識であり，周知慣用のものである。原出願当初明細書は，実施例において，技術常識の一つである押し出し加工による板材の突出部の形成方法をもって説明をしているだけである。
ⅳ　突出部の形成方法は，原出願当初明細書に記載された発明にとって非本質的な技術事項であり，押し出し加工による方法，押し出し加工以外による方法，いずれの方法によって突出部を形成しても原出願当初明細書に記載された発明の本質に変更を来たさず，同様な発明が実現可能であるから，このような場合，「突出部の形成方法について何ら限定しない発明」ということが原出願当初明細書から読み取り可能である。
ⅴ(ⅰ)　押し出し加工によって突出部を形成しても，突出部における板厚の減少はごくわずかであり，ごくわずかな歪エネルギーが蓄積されたとしても，後の肉厚化するための埋め溶接（肉盛り溶接）の時の熱の影響で歪エネルギーは除かれてしまう。したがって，押し出し加工特有の効果は存在しない。
(ⅱ)　特開平８－２２５９０５号公報(乙４３)に記載された発明では，それぞれの再結晶焼鈍の際に，曲げ加工及び復元によって導入された歪みはゼロとなるので，次の工程に加工歪みの影響は引き継がれない。その上，曲げ加工により導入される歪量は，プレス加工により導入される歪量に比して無視し得る程度のものにすぎない。
ｃ　出願経過
(a)　同ｃのうち，(ａ)(意見書(乙４１)の記載)は認め，(b)(その解釈)は否認する。意見書（乙４１）は，そもそも，「押し出し加工」を構成要件とする本件発明Ａに特許性があることを主張した書面であり，「押し出し加工」を構成要件としない本件発明Ｂ及び本件発明Ｃの解釈にこの意見書を引用することは，無意味である。
(b)　むしろ，原告は，本件発明Ｂの特許性について，意見書（甲３３）において，「・・・本発明はクレームに明確に特定しておりますように，溶接をアウタースキンの内側から行う構成であって，しかもこの溶接部での突出外を（ママ）面潰し加工する点に画期的な特徴があるもので，この点は引用例には全く開示されておりません。本発明は，内側から行う溶接とアウタースキンでの突出外面を押潰す点に画期的な創作性があるもので，引用例にはこの点全く開示されておりません。」と主張した。
この意見書によれば，本件発明Ｂの発明の本質は｢内側から行う溶接」と「アウタースキンで形成した突出部を押潰すことで大きな加工率を得ること｣であることが分かる。そして，特許庁は，原告の上記主張を認めて，本件発明Ｂが分割要件を満たすと判断したものである。
(c)　以上の点については，本件発明Ｃについても同様である。
(ｳ)　分割出願
同(ｳ)のうち，ａは認め，ｂは否認する。
(4) 　争点(4)(各方法の実施時期)
ア　原告
(ｱ)　実施時期
ａ　方法３
被告秋田は，平成１２年８月から，少なくとも本件証拠保全時である平成１６年４月９日まで，さらには本訴提起日後も，方法３により，電着箔製造用ドラムを製造した。
ｂ　方法２又は方法１
仮に，一部の時期につき，方法３による製造が認められないとしても，被告秋田は，その時期において，方法２又は方法１により，電着箔製造用ドラムを製造した。
(ｲ)　方法３の実施時期の根拠
ａ　まとめ
次の事実によれば，少なくとも本件証拠保全時である平成１６年４月９日には，方法３が実施されていた。
ｂ　板端面の切削加工
(a)　方法３は，板の端部を突き当ててプラズマ溶接するため，突き当てる端面は正確に加工されていなければならない。したがって，方法３では，最初に板の端面を切削加工して整えることが必須となる。
(b)ⅰ　これに対し，方法１及び方法２の場合は，板をＬ字型に曲げてから突き合わせるため，プラズマ溶接を施す部分は端面ではないから，板の端面を切削加工することは，技術常識からみてあり得ない。
ⅱ　現に被告ら提出に係る方法１及び方法２によるデータシート(乙１２～３３の各２)には，切削加工工程が記載されていない。
(c)　ところが，被告は，本件証拠保全時に，板の端面を切削加工(機械加工)していた(甲１６)。
ｃ　方法１の開示拒否
(a)　被告秋田は，本件証拠保全の際，曲げ工程につき，「この工程は外注している。」と虚偽の説明をしている。
(b)　また，本件証拠保全時に原告に開示した方法は，本件訴訟において開示した方法３，方法２及び方法１のいずれでもない架空の方法であった。
(c)　被告秋田が本件証拠保全時に方法１を実施していたのであれば，その方法１の説明を拒否する理由はない。
ｄ　データシートの内容
(a)　被告らが方法１又は方法２に係るものとして提出したデータシート(乙１２～３３の各２)は，被告秋田が平成１３年３月以降，方法１又は方法２を実施していた証拠にはならない。
(b)　まず，これらのデータシートでは，下部の「ドラムＮｏ．」の記載と出荷案内書(乙１２～３３の各１)に記載されている品名が一致しているが，作成年が記載されていない。
(c)ⅰ　これらのデータシートには，平均板厚や焼キバメの色などが記載されていない。
ⅱ　これらの点は，製品管理用に作成されているのであれば当然に記入されているべき項目である。
(d)ⅰ　ＮＳＮ－０３のドラムに係るデータシート(乙１７の２)と出荷伝票(乙１８の１)によると，焼キバメ工程から２日で製品が出荷されている。
ⅱ　原告の工場においても，焼キバメ以降の外周溶接（側板を取り付け，アウタースキンに溶接），バランス取り（一定時間回転させて歪等によるバランスのくずれがないか確認し，あれば修正。），機械加工（アウタースキン表面の切削），研磨（アウタースキン表面研磨），立会い検査があり，それぞれ外周溶接２０時間，バランス取り２ないし４時間，機械加工と研磨で４４時間，立会い検査４時間を要し，合計約７０時間かかる。
仮に２４時間３交替しても約３日はかかることになる。
ⅲ　被告らが工場立入り検査を認め，原告代理人あてに平成１８年６月に送付された工程表（甲４９）によっても，焼キバメ終了後立会い検査終了まで最短でも７日（長いものは１２日）かかることになっている。
上記工程表（甲４９）を見てもわかるように，同時に複数のドラムを製造している場合，被告らが複数の機械を保有していない限り，並行して同時に作業することはできないのであるから，３交替で操業していなければ，ドラムが完成する日はそれぞれ２日以上ずれることになる。そして，被告らの製品出荷日を見ると，平成１３年３月１日から３月１６日の１６日間に計７本が出荷されており（乙１２ないし１８の各１・２），被告提示工程表の７本は１９日間で製造完了しているから（甲４９。３日間の差は休日出勤による差と推測される），ドラムが出荷される日がそれぞれ２日以上ずれている。
ⅳ　したがって，焼キバメ以降の工程を２日で完了させることは不可能である（甲５０，乙４６の５）。
(e)　さらに，NSN－４２のドラムについても，期間的に不可能な工程が記載されている（乙３３の１・２）。
(f)　また，出荷案内書には，タイムカードから見て当時出勤していなかったはずの者による署名がされていたり（乙３６の９～３０，４６の１５・１６，４７の１・１７），同一人の署名の筆跡が異なっているデータシートがある（乙１８，１９，２１，２４，３０及び３１の各２）。
ｅ　立証妨害
本件特許１及び２は製造方法の特許であり，特許権者たる原告は，被告らから開示される資料に基づいて侵害行為であることを主張するほかはない。そのような原告にとって，被告らの工場に直接立ち入り，その実施方法を確認することのできる証拠保全は，原告が被告秋田の実施方法に関する証拠を収集できる唯一無二の機会である。
それにもかかわらず，被告らの前記ｃ(a)及び(b)のような虚偽の説明によって被告らに有利な認定がされるとすれば，証拠保全制度により証拠隠滅による証明妨害行為を防止しようとした趣旨が没却されることになる。
したがって，このような悪質な被告らの証明妨害行為によって立証することが不可能になった被告秋田のアウタースキンの製造方法については，少なくとも，本件証拠保全時までは方法３を実施していたと原告に有利に認定すべきである。
ｆ　方法２の実施不能等
(a)　方法２によって商品たり得る程度の品質を有するアウタースキンを製造することはできなかった(甲１９，２０)。
(b)　また，方法２とほぼ同一の方法についての特許出願が平成１３年１月にされているにもかかわらず，製品として十分な品質を有する製品を製造できる方法１によるドラムの製造がそのわずか１ないし２か月後である平成１３年３月１１日に可能となったということは，極めて不自然である。さらに，この方法１について特許出願をしていないことも，極めて不自然である。
イ　被告ら
(ｱ)　実施時期
ａ　方法３
原告の主張(ｱ)ａのうち，被告秋田が平成１２年８月から平成１３年１月２３日まで，方法３により，電着箔製造用ドラムを製造したことは認め，その余は否認する。
ｂ　方法２又は方法１
(a)　同(ｱ)ｂは認める。
(b)　方法２により製造したドラムの出荷時期は，次のとおりである。
ⅰ　平成１３年３月　１日
ⅱ　平成１３年３月　３日
ⅲ　平成１３年３月　９日
ⅳ　平成１３年３月１２日
ⅴ　平成１３年４月　５日
ⅵ　平成１３年４月　７日
(c)　方法１を使用したドラムは，平成１３年３月１１日から出荷を始め，現在まで継続している。
(d)　被告秋田は，平成１２年９月に原告から本件各特許権を侵害するとの通知を受けたことから，本件発明Ａに抵触しない方法の開発に取りかかり，平成１２年１２月中には，方法２を実用化した。
(e)　被告ニューロングは，平成１３年１月１０日，方法２について特許出願をした(特願２００１－２７２９(甲２３)。以下「被告出願」という。)。この特許出願においては，方法２の③④の肉盛工程及び⑤⑥の切削加工工程を記載していないが，その理由は，これらの工程が主要な工程ではないからである。
(f)　方法２は，板端を直角に曲げた突出部をプラズマ溶接するものであるが，プラズマ溶接の能力上，突出部の厚さを１２ｍｍ以上とすることができないため，１２ｍｍを超える突出部の母材部分を切削加工していた。この欠点を解消するために開発されたものが方法１である。
方法１は，溶接部分に切削加工で切欠きを作るものであり，母材部分をより多く利用することができ，より有効に加工率を上げることが可能となるものである。
(ｲ)　方法３の実施時期の根拠
ａ　まとめ
同(ｲ)ａは否認する。
ｂ　板端面の切削加工
(a)　同ｂ(a)は認める。
(b)　同ｂ(b)のうち，ⅰは否認し，ⅱは認める。
方法１及び方法２の場合，プレス加工で板をＬ字型に曲げている。プレス加工で板を曲げる場合，通常，プレス金型に板を差込み，金型の後ろ側にあるストッパーに板の端面を当てて曲げる位置を決めてから加工するが，全長が８ｍ以上になる板の場合，プレス曲げ位置は，差し込んだ板の端面から決めるしか方法はない。このため，板の端面を正確な平面にするために切削加工しておく必要がある。
また，方法１及び方法２のデータシートに切削加工工程が記載されていないのは，この工程がデータシートで管理される前の工程であるためである。
(c)　同ｂ(c)は認める。
ｃ　方法１の開示拒否
同ｃ(a)は認め，(b)のうち，架空の方法であることは否認し，その余は認め，(c)は否認する。
本件証拠保全時に被告が開示した方法は，肉盛り工程の説明を省略した方法２に類似する方法であった。方法１は方法２と実質的には同じであるので，被告秋田は，虚偽の方法を開示したものではない。
ｄ　データシートの内容
(a)　同ｄ(a)は否認する。
(b)　同ｄ(b)は認める。
方法２又は方法１の採用以来，すべてのデータシートが順次保管されており，「ドラムＮｏ．」を後に書き加えることなどあり得ない。方法３については，Ａ（以下「Ａ」という。）らナイカイから移籍したメンバーを中心にナイカイの方法をそのまま実施していたため，そのデータシートが存在しないだけである。
(c)　同ｄ(c)のうち，ⅰは認め，ⅱは否認する。
データシートは，必要とする数値を管理し保管するためのものであり，社外に出すものではないので，被告秋田としてはこれで十分である。
(d)ⅰ　同(d)ⅰは認め，ⅱは不知，ⅲ及びⅳは否認する。

ⅱ　被告らにおいて，各工程に要する時間は，次のとおりである。

焼キバメ 　３時間，
外周溶接 　６時間，
バランス取り 　３時間，
マンホール取付け溶接 　４時間，
外周機械加工 　１０時間，
研磨 　１８時間，
梱包 　４時間
合計 　４５時間

これら所要時間は，おおよそのものである。例えば，外周溶接は，両サイドを二人同時に溶接すれば半分に短縮できる。バランス取りも，早いものは１時間程度でできる。
したがって，焼キバメに要する時間を含めても，２日あれば十分に可能である。
ⅲ　また，平成１３年３月当時は，大量の受注量を製作するに当たり，増員及び変則交代制（通常勤務の者は残業により１日１２ないし１４時間，夜勤の者は夕方５時より翌朝まで）で製作に当っていた。
これに対し，工程表(甲４９)は，平成１８年当時の受注量に応じた人員体制を前提として，原告の立会いに応じるため，納期を考慮して可能なかぎり余裕を持たせた工程としたものである。
(e)　同(e)は否認する。
(f)　同(f)は否認する。
被告らが提出したタイムカードにある「Ｂ」「Ｃ」と，同じく被告が出荷した出荷伝票にある「Ｂ」「Ｃ」は別人である（乙４８の１～３参照）。
また，記入漏れがあった場合には他の者が代筆をしていたことがある。
e　立証妨害
同ｅは争う。
ｆ　方法２の実施不能等
(a)　同ｆ(a)は否認する。
方法１と方法２の相違は，曲げ加工部分を突き合わせてプラズマ溶接する際に，その部分における母材の割合を異にしているのみで，他に相違するところはないのであるから，方法１が実施可能であれば，方法２も当然に実施可能である。
(b)　同ｆ(b)は否認する。
方法１は，母材部分をより多く残すように方法２を改良したものであって，基本的に方法２と同一の技術であるから，方法２から方法１に至ることは，極めて容易であった。
被告らは，特許出願としては，被告ニューロングがした方法２に近似する特許出願（甲２３）の請求項１の内容で十分であり，方法１については別途特許出願する必要はないと判断した。
(5) 　争点(5)(方法３の先使用権)
ア　被告ら
(ｱ)　取得者及び移転
ａ　Ａは，ナイカイに在職していた平成元年までに，方法３を発明した。
ｂ　この発明は，職務発明に属するが，その特許を受ける権利は，Ａからナイカイに譲渡されることはなく，また，特許出願もされなかった。
ｃ　Ａは，ナイカイに，方法３を実施させた。
ｄ　Ａは，平成１２年１月，ナイカイを退職して被告秋田に移籍し，同年８月ころから，被告秋田において，電着箔製造用ドラムの製造を開始した。
その際，被告秋田は，Ａのみならず，ナイカイにおいてアウタースキンの製造に携わっていた技術スタッフ５名を受け入れたが，Ａが中心となったチームによる方法３の実施という形態は，ナイカイ時代と同様であった。
ｅ　このようにして，方法３の実施の主体が，ナイカイから被告秋田に変更された。
(ｲ)　範囲
ａ　ナイカイ在籍中のＡによる方法３の実施も，被告秋田移籍後におけるＡによる方法３の実施も，Ａが中心となったほぼ同一のスタッフによりされている。
ｂ　被告らによる方法３を実施した電着箔製造用ドラムの販売先も，ナイカイ在籍中の販売先と同一である。
(ｳ)　まとめ
したがって，電着箔製造用ドラムの製造販売事業がＡの移籍とともにナイカイから被告らへ移転した関係にあり，被告らによる方法３の実施も，先使用権により保護される。
イ　原告
(ｱ)　取得者及び移転
被告らの主張(ｱ)のうち，ａ～ｄは不知，ｅは否認する。
(ｲ)　範囲
同(ｲ)は不知。
(ｳ)　まとめ
同(ｳ)は否認する。
先使用権の移転は，実施の事業とともにする場合でなければならないところ（特許法９４条１項），ナイカイが現在も電着箔製造用ドラムを製造販売していることからみて，当該事業がナイカイから被告らへ移転した事実はないし，ナイカイからＡにも移転していない。したがって，先使用権がナイカイから被告らに移転されたことはない。
(6) 　共同不法行為
ア　原告
(ｱ)　被告秋田は，電着箔製造用ドラムの製造業者であり，被告ニューロングは，そのドラムの一手販売会社である。
(ｲ)　被告ニューロングは，被告秋田と資本的，人的関係を有する。
(ｳ)　よって，被告らの間には，強い客観的関連共同性が認められるから，被告らは，本件特許権１及び２の侵害に関して，共同不法行為の関係にある。
イ　被告ら
(ｱ)　原告の主張(ｱ)は認める。
(ｲ)　同(ｲ)は否認する。
(ｳ)　同(ｳ)は否認する。
(7) 　消滅時効及び権利濫用
ア　被告ら
(ｱ)　援用の意思表示
被告らは，原告に対し，平成１８年９月８日の本件第５回弁論準備手続期日において，方法３の実施による原告の損害賠償請求権につき，消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
(ｲ)　起算点
ａ　次の事実からみて，原告は，遅くとも平成１２年９月１３日ころまでに損害及び加害者を知ったものである。
ｂ　すなわち，原告は，繰り返し訴訟提起の可能性を告げた上，特許法１０４条の２（具体的態様の明示義務）を前提として，平成１３年１２月２６日付け再通告書において，被告の製造方法の具体的態様について，その開示を要求した(基本的事実関係(6))。
ｃ(a)　また，原告は，平成１２年９月１３日ころには，Ａがナイカイから作業技能者５名と共に移籍したことを知っていた。
(b)　その当時，ナイカイは，原告に対し，方法３を実施していたことを既に認めていた。
(ｳ)　権利濫用
後記原告の主張(ｳ)は否認する。
被告らが製造方法の開示に消極的であった理由は，競業会社である原告に対して開示を行うことによる不利益が甚大であったからである。
イ　原告
(ｱ)　援用の意思表示
被告らの主張(ｱ)は認める。
(ｲ)　起算点
ａ　同(ｲ)ａは否認する。
原告の権利行使が可能となったのは，本件証拠保全時である平成１６年４月９日である。
本件各特許は製造方法の特許であるため，その性質上，被告らの工場において実際のアウタースキンの製造方法，特にアウタースキンの継合部を確認する必要がある。また，ドラムの納入先の大部分は国外の企業であり，企業機密にも関わるから，協力を得ることはできない。
そこで，原告は，①本件証拠保全前に被告らが主張したドラム内側への肉盛り溶接を行わないで立ち上がり部を溶接するという方法が，実験の結果，不可能であると確認されたこと，②本件証拠保全時において被告らが主張したドラム内側への肉盛り溶接を行って立上り部を溶接するという方法も，実験の結果，不可能であると確認されたこと，③Ａは，原告の本件特許１の技術的範囲に属する製造方法でドラムを製造していることを認めたナイカイの元電着箔製造用ドラムの技術責任者であったこと，④Ａが本件証拠保全時に原告の製造方法でアウタースキンを製造したことがあるのを自認したこと，⑤被告らの主張がその都度転々したり，常識では考えられないものであって，信用性に欠けたものであること，⑥本件証拠保全後において被告らが主張した方法もまた，本件証拠保全時の製造方法と一致していないことなどから，ようやく被告秋田の製造方法を特定するに至ったのである。
b　同ｂは認める。
ｃ　同ｃは否認する。
(ｳ)　権利濫用
ａ　被告らは，基本的事実関係(6)のとおり，原告の通告書に対し，誠実に対応しなかった。
ｂ　しかも，被告らは，本件証拠保全時においても，実際には実施していない方法をあたかも実施しているかのように原告に開示した。
ｃ　被告ら自身が当初から自己の非を素直に認めて被告らの実施方法を開示していれば，原告としても証拠保全や鑑定等の無駄な労力が軽減できた。
ｄ　このような経緯に照らせば，被告らが消滅時効を援用することは，権利の濫用として許されない。
(8) 　損害
ア　原告
(ｱ)　販売数量及び販売価格
ａ　被告秋田は，平成１２年１０月から平成１７年８月までの間，方法３を実施して，又は方法１又は方法２を実施して，次のとおり電着箔製造用ドラムを製造販売し，被告ニューロングも，同じ期間内に，同量のドラムを被告秋田から仕入れて第三者に販売した。
(a)　平成１２年１０月ないし平成１３年３月まで　２０本
(b)　平成１３年４月ないし平成１４年３月まで　　７６本
(c)　平成１４年４月ないし平成１５年３月まで　　１２本
(d)　平成１５年４月ないし平成１６年３月まで　　１１本
(e)　平成１６年４月ないし平成１７年３月まで　　２３本
(f)　平成１７年４月ないし平成１７年８月まで　　１３本
合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５５本
ｂ　上記ドラムの被告秋田の平均販売価格は，少なくとも，１本当り１５００万円を下らない。
(ｲ)　実施料率
ａ　電着箔製造用ドラムでは，アウタースキンの表面の良し悪しで析出する金属箔の良し悪しは決まってしまうため，このアウタースキンの表面をいかによくするかに技術がすべて注ぎ込まれ，アウタースキンの良し悪しで電着箔製造用ドラムが売れるか否かが決まる。
そして，アウタースキンの良し悪しにおいて，端部同士の溶接部の良し悪しが極めて重要である。
ｂ　電着箔製造用ドラムは特殊な装置であり，参考にされるべき実施料率は特殊産業用機械のそれであること，並びに電着箔製造用ドラムの製造メーカーは，国内において原告を含め数社しかなく，ライセンスを定常的に行う業界ではないことを考慮すると，相当実施料率は，電着箔製造用ドラムの価格の１０％が相当である。
(ｳ)　算定額
以上から，原告の損害は，次のとおり，２億３２５０万円を下らない(特許法１０２条３項)。
ａ　平成１２年１０月ないし平成１３年３月まで
１５００万円×２０本×１０％＝３０００万円
ｂ　平成１３年４月ないし平成１４年３月まで
１５００万円×７６本×１０％＝１億１４００万円
ｃ　平成１４年４月ないし平成１５年３月まで
１５００万円×１２本×１０％＝１８００万円
ｄ　平成１５年４月ないし平成１６年３月まで
１５００万円×１１本×１０％＝１６５０万円
ｅ　平成１６年４月ないし平成１７年３月まで
１５００万円×２３本×１０％＝３４５０万円
ｆ　平成１７年４月ないし平成１７年８月まで
１５００万円×１３本×１０％＝１９５０万円
合計　２億３２５０万円
(ｴ)　弁護士費用
ａ　原告は，被告らの不法行為により，本件訴訟の提起及び追行を余儀なくされた。
ｂ　原告は，本訴原告代理人に対し，相当額の着手金及び成功報酬の支払を約束した。
ｃ　そのうち，少なくとも上記損害額２億３２５０万円の１割相当額である２３２５万円は，被告らの侵害行為と相当因果関係のある損害である。
イ　被告ら
(ｱ）　販売数量及び販売価格
ａ　原告の主張(ｱ)のうち，次のｂの事実は認め，その余は否認する。
ｂ　被告秋田が，方法３により製造したドラムの本数及び販売額は，次のとおりである。出荷日は，被告秋田から船積みのために倉庫へ出荷された日であり，金額は，被告ニューロングから商社に対する販売額である。
(a)　平成１２年１１月２８日出荷分　　１４５０万円
(b)　平成１２年１２月４日出荷分　　１４５０万円
(c)　平成１２年１２月１８日出荷分　　１４５０万円
(d)　平成１２年１２月１９日出荷分　　１４５０万円
(e)　平成１２年１２月２４日出荷分　　１５００万円
(f)　平成１３年　１月２３日出荷分　　１５００万円
(ｲ)　実施料率
ａ　同(ｲ)ａは否認する。
確かに，アウタースキンの溶接部の表面の良し悪しは，電着箔製造用ドラムにおいて重要な要素であるが，そのほかの要素が欠けても電着箔の製造に欠陥が生じるから，どの技術も等しく重要である。
ｂ(a)　同ｂは否認する。
(b)　電着箔製造用ドラムのうちアウタースキンの占める割合は，平成１３年当時の価格１４００万～１５００万円のうち４００万円前後であり，価格的には数分の１にすぎない。電着箔製造用ドラムのうち，古くなったアウタースキンをはがして新しいアウタースキンを装着する「巻き替え」を受注する場合があるが，その場合には，平成１３年当時の電着箔製造用ドラムの価格を前提とすれば，古くなったアウタースキンを剥がす費用やインナードラムを削る費用などを含め，その半額以下の５００万円ないし７００万円程度が受注価格であった。
(c)　本件発明AないしCは，押し出し加工の点以外は，金属の性質に関する公知技術をそのまま利用するものであり，また，従来技術の改良発明にすぎないなど，当業者であれば開発が容易な技術である。
(d)　さらに，アウタースキンの溶接については，本件発明ＡないしＣ，方法１及び方法２以外にも，特開平２－２４３７９０号公報(乙４０)に記載された技術のように，代替技術が存在する。
(ｳ)　算定額
同(ｳ)は否認する。
(ｴ)　弁護士費用
同(ｴ)のうち，ｂは不知，その余は否認する。
(9) 　方法３の差止めの必要性
ア　原告
被告らが方法３を使用して電着箔製造用ドラムのアウタースキンを製造したことがある以上，現在においても，被告らにおいて方法２又は方法３を使用して本件特許権１又は本件特許権２を侵害し又は侵害するおそれがある。
イ　被告ら
被告らは，平成１３年１月までで方法３の使用を止め，方法２の使用に切り替えた。さらに，被告らは，平成１３年４月までで方法２の使用を止め，方法１の使用に切り替えた。
本件口頭弁論終結時現在，方法３の使用中止から６年以上経過したから，被告らにおいて方法３を使用して本件特許権１を侵害し又は侵害するおそれはない。
第３ 　当裁判所の判断
１ 　争点(2)(構成要件Ｄの充足)について
(1) 　基本的事実関係(2)ア(ｲ)のとおり，本件発明Ａの構成要件Ｄは，「押し出し加工」により突出部を形成することを要件としているところ，基本的事実関係(4)ア及びイのとおり，方法１及び方法２は，いずれも，板材の両端を一方向に直角に曲げ，この立上り部を突き合わせて継合させ，この継合部を溶接する方法である。したがって，方法１及び方法２は，構成要件Ｄを充足しない。
(2) 　よって，本件発明Ａに基づく方法１及び方法２に対する請求は，その余の点について判断するまでもなく，理由がない。
２ 　争点(4)(各方法の実施時期)について
(1) 　はじめに
ア　基本的事実関係(5)ウのとおり，方法３の構成は，本件発明Ａの構成要件をすべて充足する。
イ　また，被告秋田が平成１２年８月から平成１３年１月２３日まで，方法３により，電着箔製造用ドラムを製造したことは，当事者間に争いがない。
ウ　したがって，実施時期についての争点は，被告秋田がいつ，その製造方法を方法３から方法２又は方法１に変更させたか否かである。
(2) 　被告の製造方法について
ア(ｱ)　証拠(甲２３)によれば，被告ニューロングは，平成１３年１月１０日，「【請求項１】・・・円筒状に巻かれたチタンを主成分とする材料より成る板体の対向する両端に，径方向外側に屈曲する立上り部をそれぞれ設け，これら立上り部どうしを内側から溶接して外側に突出する突出部を形成した後，該突出部の外面を圧延加工して母材と同厚にし，次いで圧延加工部を熱処理する」という製造方法について特許出願（被告出願）をしていることが認められる。
(ｲ)　被告出願と方法２(基本的事実関係(4)イ)とを比べると，被告出願は，方法２から，その立上り部の湾曲外面の肉盛溶接工程(同(4)イ③及び④)と立上り部先端の切削加工工程(同(4)イ⑤及び⑥)を省いたものと同一であることが認められる。
イ(ｱ)　方法２(基本的事実関係(4)イ)と方法１(同(4)ア)との差異は，方法２が立上り部の先端を切削してから突き合わせるのに対し，方法１は立上り部湾曲外面の肉盛溶接部に切欠きを形成してから突き合わせるという点にある。
これによって生じる差異は，方法２の方が突出部に占める母材の割合がやや少なくなるという程度のものと認められる。
(ｲ)　この程度の差異が製造されるアウタースキンの品質に大きな差をもたらすことを認めるに足りる証拠はない。
(ｳ)　したがって，方法１が実用に耐え得る製造方法である以上，方法２もまた実用に耐え得る製造方法であったと推認するのが相当である。
ウ　被告らが，平成１２年９月には既に原告から方法３について侵害警告を受け(基本的事実関係(6)ア)，上記アのとおり，平成１３年１月１０日には方法２に近似する製造方法を完成していたことからすると，その後も被告らが方法３によるドラムの製造販売を続けていたものとは考えにくい。
したがって，被告らが平成１３年１月２４日以降も方法３によりドラムの製造販売をしていたことの立証はないというべきである。
(3) 　原告の主張に対する判断
ア　板端面の切削加工について
原告は，被告秋田が本件証拠保全時においても板の端面の切削加工（機械加工）をしていたところ，切削加工は，方法３でのみ必要であり，方法１及び方法２では必要がないから，被告秋田は本件証拠保全時に方法３を使用していた旨主張する。
しかしながら，弁論の全趣旨によれば，方法１や方法２の場合にあっても，立上り部を形成する前にプレス曲げの基準位置を定めるために，長い板の端面を切削加工しておく必要があることが認められる。また，方法１及び方法２において，切削加工工程がデータシートで管理される前の工程と考えれば，切削加工の工程がデータシートに記載されていないことをもって，不自然であると認めることはできない。
よって，原告の上記主張は採用することができない。
イ　方法１の開示拒否について
(ｱ)　被告秋田は，本件証拠保全の際，曲げ工程につき，「この工程は外注している。」と虚偽の説明をし，また，本件証拠保全時に原告に開示した方法が，本件訴訟において開示した方法３，方法２及び方法１のいずれでもない方法であったことは，当事者間に争いがない。
(ｲ)　本件証拠保全時にＡが指示説明をした工程は，板を機械加工し屈曲させて立上り部を形成し，この立上り部の湾曲外面に肉盛り溶接をし，これを突き合わせて継合し，継合部を潰しやすいように整形し，これを押し潰して板材と同厚にし，次いで，この押し潰し加工部を焼鈍するというものであり（甲１６），立上り部の湾曲外面の肉盛り溶接を加えたほかは，被告出願に係る工程と同旨であり，また，立上り部先端の切削又は肉盛り溶接部の切欠きがない点のほかは，方法２又は方法１の工程と同旨である。
(ｳ)　原告は，被告秋田が本件証拠保全時に方法１を実施していたのであれば，その方法１の説明を拒否する理由はない旨主張する。
上記(ｱ)及び(ｲ)のＡの説明は，被告出願により公開した部分はそのまま指示説明し，さらに，公開していなかったノウハウの一部について説明を加えたものであるから，その説明をもって，不自然なものであるとまで認めることはできない。
また，外注の点についての虚偽説明については，法律の専門家ではないＡが，弁護士の助言を得られない状況下で，被告秋田のノウハウの開示を迫られることを避けるために虚偽の説明をすることは，あり得ることであると認められる。
したがって，被告秋田が本件証拠保全時に方法１の説明をきちんとしなかったり，虚偽の説明が混じっていたことから，被告秋田が本件証拠保全時に方法３を使用していたと推認することは，到底できず，原告の上記主張は採用することができない。
ウ　データシートの内容について
(ｱ)　原告は，被告らが提出したデータシートに作成年の記載がない点や，平均板厚や焼キバメの色などが記載されていない点を指摘する。
確かに，被告秋田のデータシートが原告の指摘するとおりであることは，当事者間に争いがないが，それらの点は，データシートによる被告らの工程管理が，原告のそれ(甲５１)に比し，緻密さに欠けることを意味するにとどまり，信用性がないとまで推認させるものではない。
(ｲ)　また，原告は，平成１３年３月１４日に焼キバメがされたＮＳＮ－０３のドラムが２日後の同月１６日に出荷されていたりするなどの不自然な記載がある旨主張する。
しかしながら，被告らが主張する各工程の所要時間(第２，５(4)イ(ｲ)ｄ(d)ⅱ及びⅲ)が，技術的にあり得ないものであると認めるに足りる証拠はない。
この点は，NSN－４２のドラム（乙３３の１・２)についても，同様である。
(ｳ)　さらに，原告は，出荷案内書には，タイムカードから見て当時出勤していなかったはずの者による署名がされていたり（乙３６の９～３０，４６の１５・１６，４７の１・１７），同一人の署名の筆跡が異なっているデータシートがある旨（乙１８，１９，２１，２４，３０及び３１の各２）主張する。
しかしながら，証拠（乙４８の１～３）及び弁論の全趣旨によれば，出荷案内書にある「Ｂ」「Ｃ」とタイムカードにある「Ｂ」「Ｃ」とは別人であることが認められ，この点についての原告の主張は前提を欠くものである。
また，原告が主張するように同一人の筆跡が異なっているデータシートがあることは認められるが，記入漏れがあった場合には他の者が代筆をすることは十分あり得ることであるから，その旨をいう被告らの主張は排斥し難く，筆跡が異なるからといって直ちにデータシートが虚偽のものということはいい得ない（意図的に虚偽の証拠を作出するならば，むしろ，筆跡くらい整えるはずである。）。
エ　立証妨害について
原告は，被告らが虚偽説明をするなどして被告秋田が方法３を使用しているとの原告の立証活動を妨害したから，被告秋田が方法３を使用していると原告に有利に認定すべきである旨を主張する。
確かに，Ａが虚偽の説明をした点を被告らに不利に働くべき事実であるといわざるを得ないが，前記イのとおり，Ａの説明は，被告出願により公開した部分はそのまま指示説明し，公開していなかったノウハウの一部について説明を加えたものと評し得るものであり，前記(2)アのとおり，被告出願をしていることを併せ考えれば，被告らの虚偽の説明等から，本件証拠保全時まで被告秋田が方法３を使用していたと推認することはできないといわなければならない。
よって，原告の上記主張は，採用することができない。
オ　方法２の実施不能等について
(ｱ)　原告は，方法２によっては商品たり得る程度の品質を有するアウタースキンを製造することはできないから，平成１３年当時に方法１はいまだ発明されていなかった旨を主張する。
しかしながら，原告がこの主張の根幹とする平成１７年１１月４日付け実験報告書（甲１９）は，板材の端を屈曲させて立上り部を形成するとドラムを円筒にすることにすら技術的障害があるとしているのであるが，前記２(2)イ(ｳ)のとおり，方法１が実用に耐え得る製造方法であるとする以上，方法２もまたそう解するほかないといわざるを得ない。そうすると，上記実験報告書（甲１９）も，鑑定書（甲２０）も，被告らの製造条件とは異なる条件下でされたものではないかとの疑いが残り，採用することはできない。
(ｲ)　原告は，方法２とほぼ同一の方法についての特許出願が平成１３年１月にされているにもかかわらず，製品として十分な品質を有する製品を製造できる方法１によるドラムの製造がそのわずか１ないし２か月後である平成１３年３月１１日に可能となったということは不自然であり，この方法１について特許出願をしていないことも不自然である旨主張する。
しかしながら，方法２の実施開始時期と方法１の実施開始時期との間が短期間であっても，前記２(2)イのとおり，方法２と方法１との間には技術的に大きな差はないから，不自然であるとまで認めることはできない。
また，方法２について主要な点に関して特許出願をしていると考えた以上，方法１について別途，特許出願をしないことをもって，不自然であるとまで認めることはできない。
よって，原告の上記主張は，採用することができない。
(4) 　まとめ
以上によれば，平成１３年１月２４日以降も，被告らが方法３を使用していたと認めることはできない。
３ 　争点(5)（方法３の先使用権）について
先使用権は，「その発明の実施である事業をしている者又はその準備をしている者」，すなわち実施者に帰属するのであって，発明者に帰属するものではない。被告らの主張は，Ａが発明者であると同時に方法３の実施をしていた者であることを前提とするものであるが，Ａが，ナイカイに在職していた時も，被告秋田に就職した後も，それらの従業員であり，自己の計算により事業を行っていた者ではないことは被告らの主張からも明らかであるところ，そうであれば，方法３の実施をしていたのはナイカイとみるほかなく，結局，被告らの主張は前提を欠くものというほかない。
よって，先使用権に関する被告らの主張は，その余の点について判断するまでもなく理由がない。
４ 　争点(6)（共同不法行為）について
(1) 　被告秋田は電着箔製造用ドラムの製造業者であり，被告ニューロングはそのドラムの一手販売会社であることは，当事者間に争いがない。
(2) 　また，被告秋田が被告ニューロングと同じ「ニューロング」の名称を用いるグループ企業同士の関係であるとうかがわれることや，前記２(2)ア(ｱ)の方法２に類似する方法についての特許出願を被告秋田ではなく被告ニューロングがしていることなどから，被告ニューロングと被告秋田との間には，資本的，人的関係があることが推認される。
(3) 　これらの事実によれば，被告らの間には，強い客観的関連共同性があると認められるから，被告らは，本件特許権１及び２の侵害に関して，共同不法行為の関係にあると認められる。
５ 　争点(7)（消滅時効及び権利濫用）について
(1) 　被告らは，原告は遅くとも平成１２年９月１３日ころまでに，方法３の実施につき損害及び加害者を知った旨主張するが，被告らは一貫して侵害を否定していたものであり(基礎的事実関係(6))，他社工場内での製造方法を把握することは一般に困難であることを考慮すると，被告ら主張の事実から，遅くとも平成１２年９月１３日ころまでに原告が損害及び加害者を知ったものと推認することはできない。
(2) 　よって，被告らの上記主張は，理由がない。
６ 　争点(8)（損害）について
(1) 　販売数量及び販売価格
前記２のとおり，方法３が使用されていたのは平成１３年１月２３日出荷分までである。
この間に製造販売されたドラムの販売数量及び被告ニューロングから商社に対する販売額が次のとおりであることは，被告らの自認するところであるが，これを超える販売数量又は販売額があったことを認めるに足りる証拠はない。
ア　平成１２年１１月２８日出荷分　　１４５０万円
イ　平成１２年１２月４日出荷分　　１４５０万円
ウ　平成１２年１２月１８日出荷分　　１４５０万円
エ　平成１２年１２月１９日出荷分　　１４５０万円
オ　平成１２年１２月２４日出荷分　　１５００万円
カ　平成１３年１月２３日出荷分　　１５００万円
キ　合計　　　　　　　　　　　　　　　　８８００万円
(2) 　実施料率
証拠(甲２，１９，２０，２３，３０，３７，乙４０，４３，４４)及び弁論の全趣旨によれば，アウタースキンの溶接部の表面をいかに良くするかが電着箔製造用ドラムにおいて重要な要素であり，これがアウタースキンの良し悪し決するものであること，他方，アウタースキン溶接部の仕上げ以外の要素が欠けても電着箔の製造には欠陥が生じるものであり，他の部分についてのノウハウ等もそれ相応に重要であること，被告は平成１３年１月２４日以後は方法３を使用していないことから認められるように，アウタースキン製造方法は本件特許１に限られるものではなく，代替技術が存すること，そして，本件では，相当実施料率の算定の基礎をアウタースキンの価格ではなく，その数倍程度の電着箔製造用ドラムの価格とするものであること等の諸般の事情を考慮すると，相当実施料率としては，ドラムの販売価格の５％が相当である。
(3) 　算定額
以上から，原告の損害は，４４０万円となる。
８８００万円×５％＝４４０万円
(4) 　弁護士費用
ア　弁論の全趣旨によれば，原告は本訴原告代理人に対し，相当額の着手金及び成功報酬の支払を約束したことが認められる。
イ　本件訴訟の内容，訴訟経過，認容額等本件に顕れた諸般の事情を考慮すると，弁護士費用としては，９０万円が相当である。
７ 　争点(9)(方法３の差止めの必要性)について
(1) 　前記２のとおり，被告秋田が平成１３年１月２４日以後も方法３を使用したことを認めるに足りる証拠はないから，既に７年近く経過した本件口頭弁論終結時現在，被告らにおいて方法３を使用して本件特許権１を侵害するおそれがあるとは認められない。
(2) 　よって，原告の被告らに対する本件発明Ａに基づく方法３の差止請求及び廃棄請求は理由がない。
８ 　争点(3)(本件発明Ｂ及び本件発明Ｃの分割要件違反)について
(1) 　原出願当初明細書の記載
ア　記載内容
被告らの主張(ｲ)ａは，当事者間に争いがない。
イ　原出願当初明細書の開示又は示唆
上記原出願当初明細書の記載によれば，原出願当初明細書は，押し出し加工による突出部形成をその特徴として記載しており，押し出し加工以外の手段による突出部形成については，開示も示唆もされていないと認められる。
ウ　原告の主張に対する判断
(ｱ)　原告の主張内容
原告は，突出部の形成方法は，原出願当初明細書に記載された発明にとって非本質的な技術事項であり，押し出し加工以外による方法によって突出部を形成しても，原出願当初明細書に記載された発明の本質に変更を来たさず，突出部の形成方法について何ら限定しない発明が原出願当初明細書から読み取り可能である旨主張する。
(ｲ)　押し出し加工の技術的意義について
ａ　証拠(甲４１)によれば，大阪府立大学教授吉岡正三著「金属組織学」（昭和４３年・１３版）には，「・・・変形をうけた金属は如何なる形かわからないにせよ内部歪みを内包する。それは諸種の性質の変化で示される。所が之を加熱すると，そういう変化が或る温度を境として著しく正常に復する。・・・第１段は加熱と同時に起こり始める緩慢な復活過程で，之を回復という。第２段は或一定温度に達した時に起る急激な復活で・・・再結晶によるものである。」(８０頁)，「・・・内部歪みはさきに加えられる応力の量によって或る定値を示し，Ｘ線法やＳｍｉｔｈの方法等で測られるが，それは統計的な結果であって，金属内部に存在する実際の多数の歪みはそれぞれ異ったポテンシャルエネルギーをもつであろう事は容易に理解されよう。加熱によって原子の熱振動振幅が増す，即ちその固有エネルギーが増して，それが歪みエネルギーよりも大きくなると，その部分の歪みは解放されて消滅する。」(同)，「この様な新核の発生により，旧結晶粒界は消滅し，新らしい結晶粒界が形成されてゆくが，この現象を再結晶という。再結晶が起ると金属は全く無歪の新結晶粒構成に変換するのであるから，塑性変形による諸性質の変化は（回復現象で緩慢にもどりかけていたのが）急激に正常に戻る。」(８１～８２頁)，「再結晶後の結晶粒の大さは変形量及び処理温度によって著しく異る。・・・再結晶核の発生は変形量の小さいほど少なく，その成長速度は高温になるほど大きい。」(８３頁)との記載があることが認められる。
ｂ　証拠(甲３２)によれば，東京大学教授三島良績著「金属材料概論　増補改訂版」（昭和４６年・第１７版）にも，「辷りをおこすと金属は硬化する。これを加工硬化・・・という・・・」(６１頁)，「冷間加工によって加工硬化した金属を焼なましする場合には，焼なまし温度がある温度以上になると軟化がおこるようになる。」(６２頁)，「上述の軟化・・・の現象は二段の変化の重畳によっておこることが今日知られている。第一は加工をうけた結晶粒がそのままの形を保持しつつ，ただ粒内の歪が除かれてゆく段階で，これを回復・・・といっている。第二は加工をうけた結晶の中に新しい歪の除かれた結晶の核ができて，これが成長し，旧結晶粒を置き換えてしまう変化であって，これを再結晶・・・と称している。」(６３頁)，「再結晶後の粒度は加工率と焼なまし温度，時間によって決定されるが，・・・なるべく再結晶後も微粒であるようにするためには加工率を大にして低温度で焼なましすればよい。」(６４頁)との記載があることが認められる。
ｃ　上記各文献の記載によれば，金属の組織に再結晶を生じさせるためには，「塑性変形」を施してから所定の温度に加熱する必要があること，再結晶後の粒度を小さくするためには「塑性変形」による加工率を大きくする必要があること，その場合の「塑性変形」は圧縮変形に限るものではないことが理解される。
したがって，突出部の「押し潰し加工」だけではなく，突出部を形成する際の「押し出し加工」も，再結晶の結晶粒を微細化すること，すなわち溶接部を母材と近似化することに寄与しているというべきである。
(ｳ)　原出願当初明細書の記載
証拠（甲３１，乙３７，４０）によれば，原出願当初明細書には，溶接部の継手開先をドラムの外面に向かって広がる形状とし，当該開先部に肉盛溶接して板厚の１０ないし５０％の余盛をドラム外面に有する溶接部を形成し，該溶接部に板厚と同じになるよう温間又は冷間加工を施した後に焼鈍する先行技術（特開平２－２４３７９０号。乙４０）と対比して，「【０００９】本発明は特開平２－２４３７９０号と同様な目的であるが，内側からの溶接と，更に改善された工法により優れた電着箔製造用ドラムを提供することを技術的課題とするものである。」とし，押し出し加工後に肉盛溶接をする実施例１での押し出し加工について，「【００３３】この押し出し加工は溶接部１５及び溶接による熱影響部を細粒化させる為の加工板厚を得る為に行なうものである。」「【００３４】チタン製のアウタースキン１２の場合この加工率が２０％以下では溶接部１５及び溶接による熱影響部の組織の結晶を細粒化，整粒化する効果が得られないからである。」とし，肉盛溶接後に押し出し加工をする第２実施例での押し出し加工について，「【００５７】この押し出し加工は，可及的にこの部分を母材と面一円弧状態にする為及び次の押潰し加工により突出部１６部分の組織の結晶を細粒化,整粒化するための加工歪みを与えるために行う。」と記載されていることが認められる(一部は，当事者間に争いがない。)。
原出願当初明細書に記載された発明が先行技術（特開平２－２４３７９０号）と異なる点が，内側から溶接する点を除けば，突出部の形成方法しかないことにかんがみると，原出願当初明細書【０００９】にいう「更に改善された工法」とは，「押し出し加工」により外側への突出部を形成する点をいうものと解される。
(ｴ)　意見書（乙４１）の記載
また，原告は，原出願に係る平成１１年３月２９日起案の拒絶理由通知書（乙３９）に対する意見書（乙４１）において，「・・・本発明はクレームに明確に特定しておりますように，溶接をアウタースキンの内側から行う構成であって，しかもこの溶接部を外側へ押し出し加工して突出部を形成した後，この突出部を押潰し加工する点に画期的な特徴があるもので，この点は引用例には全く開示されておりません。本発明は，内側から行う溶接部をアウタースキンの外側に押し出し加工を施して突出させ，押潰す点に画期的な創作性があるもので，引用例にはこの点全く開示されておりません。」と主張したことは，当事者間に争いがない。
この事実によれば，原告自身，「押し出し加工」に固有の技術的意義があると理解していたことが認められる。
(ｵ)　まとめ
以上によれば，原告の上記主張は理由がない。
(2) 　分割出願後の本件発明Ｂ及び本件発明C
分割出願後の本件発明Ｂ及び本件発明Cは，突出外面や内側凹部の形成方法に限定はなく，「内側から外側への『押し出し加工』により形成される『突出外面』又は『内側凹部』」以外の方法により形成される「突出外面」又は「内側凹部」をも含むこと(被告らの主張(ｳ))は，当事者間に争いがない。
(3) 　まとめ
ア　以上によれば，分割出願後の本件発明Ｂ及び本件発明Cは，原出願当初明細書に記載した事項の範囲内でないものを含むこととなったものであり，本件特許２は，本件特許１の適法な分割出願でない。
イ　したがって，本件特許２の出願日は現実の出願日である平成８年１１月２０日となり，本件発明Ｂ及び本件発明Ｃは，その出願前日本国内で頒布された刊行物である特開平４－２６２８７２号特許公報（本件特許１に係る公報）記載の発明と同一であり，特許法２９条１項３号に該当する新規性を欠く発明となり，本件発明Ｂ及び本件発明Ｃについての特許は無効であるから，原告は，上記特許を行使することができない(特許法１０４条の３)。
ウ　よって，平成１３年１月２４日以降に方法２又は方法１を使用したとする本件発明Ｂ及び本件発明Ｃに基づく原告の予備的請求は，その余の点について判断するまでもなく，理由がない。
９ 　結論
（1) 　主位的請求について
ア　前記７のとおり，本件発明Ａに基づく原告の被告らに対する差止請求及び廃棄請求は理由がない。
イ　本件発明Ａに基づく原告の損害賠償請求は，共同不法行為者である被告らに対し，損害賠償金５３０万円及びこれに対する不法行為後である平成１３年４月１日から支払済みまで民法所定の年５％の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があり，その余は理由がない。
(2) 　予備的請求について
前記８に説示のとおり，本件発明Ｂ及び本件発明Ｃについての特許は無効であるから，上記(1)イの認容部分を超える部分に係る本件発明Ｂ及び本件発明Ｃに基づく予備的請求は，いずれも理由がない。
(3) 　まとめ
よって，訴訟費用の負担について，民事訴訟法６１条，６４条本文を，仮執行の宣言について同法２５９条１項をそれぞれ適用して，主文のとおり判決する。
（裁判長裁判官　市川正巳　裁判官　中村恭　裁判官　宮崎雅子）

別紙 　被告方法目録１
構成の分説（別添図１参照）
①　矩形平板からなるチタン板材１の一端縁を一方向に直角に曲げる。
②　前記チタン板材の他端縁を①と同方向に直角に曲げる。
③　①で曲げられた湾曲外面に肉盛り溶接部２を形成する。
④　②で曲げられた湾曲外面に肉盛り溶接部３を形成する。
⑤　③で形成した肉盛り溶接部２に切欠４を切削加工で形成し，端面５を切削加工で平坦に仕上げる。
⑥　④で形成した肉盛り溶接部３に切欠６を切削加工で形成し，端面７を切削加工で平坦に仕上げる。
⑦　チタン板材１を切欠４，６が内側になるよう円筒状に湾曲し，端面５，７を突き合わせてプラズマ溶接手段で溶接８し，内側凹部９と外側突部１０とを形成する。
⑧　⑦の溶接８によるはみ出し部１１と外側突出部１０の両側に形成された角部１２をグラインダー加工によって削除し，湾曲部１３を形成する。
⑨　前記外側突出部１０の外面を冷却しながら前記内側凹部９を埋めると共にそれを覆って，ＴＩＧ溶接手段により溶着部１４を形成する。
⑩　前記外側突出部１０及び溶着部１４を押潰し加工して母材と同厚にし，この押潰し加工部を焼鈍する。

別紙 　被告方法目録２
構成の分説（別添図２参照）
①　矩形平板からなるチタン板材１の一端縁を一方向に直角に曲げ，突出部２を形成する。
②　前記チタン板材の他端縁を①と同方向に直角に曲げ，突出部３を形成する。
③　①で曲げられた湾曲外面に肉盛り溶接部４を形成する。
④　②で曲げられた湾曲外面に肉盛り溶接部５を形成する。
⑤　③で形成されたものの端面及び突出部２の先端を切削加工して平坦面６及び７に仕上げる。
⑥　④で形成されたものの端面及び突出部３の先端を切削加工して平坦面８及び９に仕上げる。
⑦　チタン板材１を肉盛り溶接部４，５が内面になるように円筒状に湾曲し，端面６，８を突き合わせてプラズマ溶接手段で溶接１０する。
⑧　⑦の溶接１０によるはみ出し部11と突出部２，３の両側に形成された角部１２をグラインダー加工によって削除し，湾曲部１３を形成する。
⑨　前記外側突出部の外面を冷却しながらプラズマ溶接部を覆ってＴＩＧ溶接手段により溶着部１４を形成する。
⑩　前記外側突出部及び溶着部１４を押潰し加工して母材と同厚にし，この押潰し加工部を焼鈍する。

別紙 　被告方法目録３
構成の分説（別添図３参照）
①　矩形平板からなるチタン板材を円筒状に湾曲し，板端を突き合わせてプラズマ溶接手段で，円筒状の内側から溶接する。
②　円筒状の外側にはみ出した部分（ビード部）を平坦に仕上げる。
③　溶接部を開いたＶ字型に内側より外側に押し出し加工する。
④　内側凹部にＴＩＧ溶接手段で肉盛りする。
⑤　肉盛り部分を押潰し加工して母材と同厚にし，この押潰し加工部を焼鈍する。
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