「営業コンサルタント」に関する裁判例(11)平成31年 2月27日　知財高裁　平３０（ネ）１００７４号　営業差止等請求、不正競争行為差止等請求控訴事件

「営業コンサルタント」に関する裁判例(11)平成31年 2月27日　知財高裁　平３０（ネ）１００７４号　営業差止等請求、不正競争行為差止等請求控訴事件

裁判年月日 　平成31年 2月27日　 裁判所名 　知財高裁　 裁判区分 　判決
事件番号 　平３０（ネ）１００７４号
事件名 　営業差止等請求、不正競争行為差止等請求控訴事件
裁判結果 　棄却　 上訴等 　上告受理申立（後不受理）　 文献番号 　2019WLJPCA02279003

要旨
◆控訴人の事業について営業譲渡を受けた被控訴人が，営業譲渡契約の目的物に関する役務を指定役務として，当該営業譲渡契約後に商標登録出願し，設定登録を受けた商標に係る商標権について，控訴人は，被控訴人に対し，当該営業譲渡契約の解除に基づく原状回復として，当該商標権の移転登録手続を求めることができないとした事例。

裁判経過
上告審 令和元年 8月20日 最高裁
第一審 平成30年 8月24日 東京地裁 判決 平２７（ワ）３４３３８号・平２８（ワ）１７７６７号 営業差止等請求事件、不正競争行為差止等請求事件

出典
裁判所ウェブサイト

参照条文
商標法３条１項
民法５４５条１項

裁判年月日 　平成31年 2月27日　 裁判所名 　知財高裁　 裁判区分 　判決
事件番号 　平３０（ネ）１００７４号
事件名 　営業差止等請求、不正競争行為差止等請求控訴事件
裁判結果 　棄却　 上訴等 　上告受理申立（後不受理）　 文献番号 　2019WLJPCA02279003

控訴人（第１事件原告，第２事件被告） 株式会社Ｓｈａｐｅｓ
同訴訟代理人弁護士 高橋隆二
寺島英輔

被控訴人（第１事件被告，第２事件原告） 株式会社Ｓｈａｐｅｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
同訴訟代理人弁護士 神田孝
井嶋倫子

主文

１ 　本件控訴を棄却する。
２ 　控訴人の当審における追加請求を棄却する。
３ 　当審における訴訟費用は全て控訴人の負担とする。

事実及び理由

第１ 　控訴の趣旨
１ 　原判決中，第１事件の請求の趣旨第３項を棄却する部分を取り消す。
２ 　被控訴人は，控訴人に対し，原判決別紙商標権目録記載１ないし３の各商標権（商標権１ないし３）の移転登録手続をせよ（控訴人は，原審において営業譲渡契約の解除に基づく原状回復としての移転登録手続請求を求めていたが，当審において，事務管理に基づく取得した権利の移転としての移転登録手続請求を追加した。なお，原判決別紙商標権目録記載３の商標権３の登録商標について，別紙のとおり訂正する。）。
３ 　訴訟費用は第１，２審とも被控訴人の負担とする。
第２ 　事案の概要等
１ 　事案の概要（略称は，特に断らない限り，原判決に従う。）
(1) 　第１事件（請求の趣旨第３項）は，控訴人が，被控訴人に対し，本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復としての商標権１ないし３の移転登録手続を求める事案である。
なお，第１事件（請求の趣旨第１，２，４及び５項）は，控訴人が，被控訴人に対し，ライセンス契約に基づく営業の差止め及びライセンス契約の債務不履行に基づく損害賠償などを求める事案である。第２事件は，被控訴人が，控訴人及び控訴人代表者であるＡに対し，不正競争防止法３条に基づく差止め，同法４条に基づく損害賠償並びに商標権４ないし６の侵害に基づく差止め及び損害賠償などを求める事案である。
(2) 　原審は，控訴人及び被控訴人の上記各請求をいずれも棄却した。
(3) 　そこで，控訴人が，商標権１ないし３の移転登録手続を求める部分（第１事件の請求の趣旨第３項）について控訴した。また，控訴人は，当審において，被控訴人に対し，事務管理に基づく取得した権利の移転（民法６９７条類推，７０１条，６４６条２項）としての商標権１ないし３の移転登録手続請求を，選択的に求める訴えの追加的変更をした。なお，その余の部分は不服の対象とされていない。
２ 　前提事実
原判決の「事実及び理由」の第２の２記載のとおりであるから，これを引用する。
３ 　争点
争点は，次のとおりである。
(1) 　控訴人が本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復としての商標権１ないし３の移転登録請求権を有するか否か（原判決における争点(4)）
(2) 　控訴人が事務管理に基づく取得した権利の移転としての商標権１ないし３の移転登録請求権を有するか否か
第３ 　争点に関する当事者の主張
１ 　争点(1)（控訴人が本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復としての商標権１ないし３の移転登録請求権を有するか否か）
〔控訴人の主張〕
(1)　被控訴人が本件営業譲渡契約を基礎として新たに登録した商標につき，被控訴人には本件営業譲渡契約の解除の効果としての原状回復義務が生じるから，控訴人は，被控訴人に対し，商標権１ないし３の移転登録請求権を有する。
すなわち，原状回復すべき範囲を判断するに際しては，契約締結に至る経緯と解除原因，商標法の趣旨，商標権７と商標権１ないし３との関係，控訴人が被る不利益と救済方法の有無等を考慮し，公平の見地から検討すべきである。生ゴミ処理装置事件最高裁判決（最高裁平成９年（オ）第１９１８号同１３年６月１２日第三小法廷判決・民集５５巻４号７９３頁）の趣旨によれば，行政処分の名宛人になっていないとの形式的な理由のみによってその行政処分に係る権利の帰属を論じることはできない。
(2)　被控訴人は，本件営業譲渡契約に基づき控訴人から商標権７の移転登録を受けた後，後記(6)などのとおり，商標７と実質的に同一又は類似する商標１ないし３を商標登録出願し，商標法４条１項１１号の適用を受けずに商標登録を受けた。仮に，本件営業譲渡契約が当初から存在しなかったのであれば，商標１ないし３は，商標７と実質的に同一又は類似する商標として，同号を理由に登録を拒絶されていたものである。
被控訴人が控訴人に対し原状回復義務を履行するということの具体的意味は，被控訴人が商標権７の移転登録を受けた権利者としての法的地位に基づき初めて出願・登録が可能となった商標権１ないし３による利益を被控訴人に享受させないことであり，そのための方法としては，実質的には控訴人に移転登録手続をするしかない。商標権１ないし３を被控訴人に保有させておくことは，類似範囲にある商標権７の経済的価値を著しく毀損する。
類似商標の分離移転が，相手方の債務不履行など，商標権者が意図せざる事情に起因して生じた場合には，混同防止表示（商標法２４条の４）がされないから，出所の混同という問題が生じる。控訴人が商標権７を回復しても，原状回復の範囲を超える不利益を負担することになる。商標法の重大な要請である出所混同防止の観点から，控訴人・被控訴人間で類似商標が分離して存続する状態は直ちに除去されるべきである。
(3)　控訴人には，他の救済手段もない。すなわち，商標権１ないし３は，商標法４条１項１１号に違反して登録されたものではないから，控訴人は，商標権１ないし３の無効審判請求をすることにより救済されることはない。
(4)　商標権７は本件営業譲渡契約の解除により控訴人に返還されるべきものであったところ，前訴の係属期間中に，被控訴人はＢと共謀して不使用取消審判を請求することにより，対象物である商標権７の登録を抹消させた。控訴人が被控訴人に商標権７に基づく権利行使ができない事態になっている事情も考慮されるべきである。
(5)　商標１ないし３を出願し登録を受けたのは被控訴人であるが，そのおおもとである商標７について，出願し登録を受けたのは控訴人である。商標７と社会通念上同一である商標１ないし３について，控訴人が自ら出願し登録を受けたものと同視できる。
なお，商標１ないし３の成立及び維持に関して被控訴人が負担した登録料等は，控訴人の損害に比して著しく低廉であって，被控訴人に償還すれば足りるものである。
また，被控訴人は，商標権１ないし３の社会的価値と周知性は被控訴人の投資と努力によって高められたなどと主張する。しかし，これらは，そもそも控訴人のノウハウや実績に基づくｓｈａｐｅｓブランドに基づくものである。被控訴人は，本件営業譲渡契約によって，かかるｓｈａｐｅｓブランドを取得するや，直ちに同契約を解除に至らせるような債務不履行行為をしたものである。
(6)　商標７と商標３の類似性
商標７と商標３の外観は，同一の６文字の欧文字から成り，文字が若干右方に傾斜している点で同一である。両者は，筆記体かブロック体かの相違があるにすぎない。また，商標７と商標３の称呼は，「シェイプス」であり，同一である。さらに，商標７と商標３の観念について，「Ｓｈａｐｅ」の部分につき，英語で「形作る」「姿」を意味するものの，日本人にとって一般に容易に理解可能な単語ではない。仮に親しまれた用語であるとしても，指定役務の需要者・取引者に対しては，「痩身・減量・ダイエットにより姿形を整えるための指導（を業として行う者）」との同一の観念が生じる。
加えて，指定役務の需要者・取引者に対しては，「Ｓｈａｐｅｓ」全体が，「Ａ」が考案・創作したフィットネス・エクササイズ及びボディートレーニングを知覚させるという意味において，強い自他識別能力を有する。
なお，商標３の「Ｒｅｂｏｒｎ　Ｍｙｓｅｌｆ」の欧文字部分は，「痩身・減量・ダイエットにより姿形を整えるための指導」により「生まれ変わる」ことを表し，左下に小さく表示されているにすぎない。唐草模様部分も，文字の背景に曲線を含む何らかの図形があるという程度に目立たないように表示されている。
このように，商標７と商標３は，外観，称呼，観念のいずれにおいても同一であり，かつ，取引社会の通念に照らし，自他役務識別力を有する重要部分において同一といえるから，明らかに類似性を有する商標である。
(7)　以上のとおり，商標権の移転登録手続請求権を基礎付ける実体法上の根拠として本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復請求権が存在すること，商標権１ないし３は商標権７と類似し，実質的に同一であり，本件を解決する限りで控訴人自ら出願したものと同視しても差支えないこと，商標権は出願人によって権利内容が異ならないこと，被控訴人が負担した登録料等については当該負担に相当する金銭を償還すれば足りること，商標権１ないし３を被控訴人に保持させたままの状態を許せば，商品役務の出所混同防止機能という商標権の重要な機能を著しく害し，控訴人の権利保護にもとるという弊害があることからすれば，控訴人は，本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復としての商標権１ないし３の移転登録請求権を有するというべきである。
〔被控訴人の主張〕
(1)　商標権１ないし３は，被控訴人が商標登録出願をし，その登録を受けて初めて成立した権利であって，本件営業譲渡契約により控訴人から譲り受けたものではない。したがって，同契約の解除に基づく原状回復の対象とはなり得ず，控訴人は，被控訴人に対する商標権１ないし３の移転登録請求権を有しない。
控訴人は，本件営業譲渡契約関係における原状の回復を求められるにすぎない。原状回復義務の効果は，契約の相手方が契約締結後解除前に目的物とは別に新たに創設した権利に及ばない。商標権１ないし３は，特許庁による行政処分を経て創設された被控訴人独自の権利である。
生ゴミ処理装置事件最高裁判決は，事案の特殊性を指摘して，例外的に真の権利者による特許権の移転登録請求を認容したものである。商標権は特許権のように新規性を喪失する事態は生じないから，あえて控訴人に移転登録請求を認める必要はない。また，控訴人は，商標権１ないし３を自ら出願したものではなく，その効力を争った事実もないから，登録主義の構造に反してまで移転登録請求を認める必要はない。商標権７と商標権１ないし３の連続性は認められない。
(2)　商標権１は，控訴人が役務の区分を第１０類でしか登録していなかった商標８につき，被控訴人がパーソナルトレーニングジムを経営する上で，不可欠な役務の区分（第４１類，４４類）で出願登録したものである。控訴人には，商標権１の移転登録請求を正当化する経済的利益はない。
商標権２は，控訴人が図形でしか登録していなかった商標７について，被控訴人が別途標準文字で出願登録したものである。また，商標権７自体は，社会的に使用されていなかった。「Ｓｈａｐｅｓ」を標準文字として出願登録し，その社会的価値を高めたのは被控訴人である。
商標権３は，被控訴人が独自にデザインしたものであって，商標権７とは社会的同一性もない。女性専用パーソナルトレーニングジムとして，商標権３の周知性を高めたのは，専ら被控訴人の営業努力による。
このように，被控訴人の投資と努力によって高められた商標権１ないし３の社会的価値と周知性を，控訴人が移転登録により労なくして得るのは，極めて不公平である。控訴人は，被控訴人の営業努力によって作られてきた商標権１ないし３の周知性にフリーライドしようとしているにすぎない。
(3)　商標権１ないし３は設定登録日から５年以上経過しているから，除斥期間の経過により，無効等の主張は許されない。控訴人による移転登録請求を認めると，法的安定性を定めた商標法４７条を潜脱することになる。また，仮に商標の混同があるとすれば，控訴人は，商標法４条１項１５号や１９号を理由とする無効審判請求ができたものである。
(4)　商標７と商標３は社会通念上同一（商標法５０条１項参照）とはいえない。商標７は，幾何学的にデザインされたＳｈａｐｅｓの文字を金属的な光沢の半楕円の図形で二重に囲んだものであり，文字と図形が一体となっている。商標３は，筆記体にデザイン化されたＳｈａｐｅｓの文字に植物が絡まる図形が一体となっており，さらにＲｅｂｏｒｎ　Ｍｙｓｅｌｆという文字が追加されている。文字も図形もそれぞれ別の外観で表示されているから，社会的同一性は否定される。
また，Ｓｈａｐｅｓが「形，格好，姿」を意味する一般的な用語であり，一般に痩身・減量・ダイエット行為を「シェイプアップ」と呼ぶことに照らせば，指定役務（第４１類）との関係では，Ｓｈａｐｅｓの独占適応性が高いとはいえない。そして，商標３には，Ｒｅｂｏｒｎ　Ｍｙｓｅｌｆという文字が付記され，「自分自身を再生する」というメッセージが明確である。
さらに，商標７は，欧文字「ｈ」から右に伸延する横置きＵ字図形と，最右端の「ｓ」から左に伸延する横置きＵ字形によって欧文字Ｓｈａｐｅｓを取り囲み，最右端の「ｓ」上部に球体図形を３つ配置して光沢を表現した金属的かつ幾何学的な構成であるのに対し，商標３は，柔らかいイメージの筆記体Ｓｈａｐｅｓの背景に赤色の花柄模様が大きく施された女性的なイメージで統一されており，商標３にない顕著な図形要素がある。
(5)　よって，控訴人は，本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復としての商標権１ないし３の移転登録請求権を有するものではない。また，控訴人の移転登録請求は，被控訴人の投資と労力によって高められた商標権１ないし３の社会的価値を，控訴人が労なくして得ることになるから，権利濫用に当たる。
２ 　争点(2)（控訴人が事務管理に基づく取得した権利の移転としての商標権１ないし３の移転登録請求権を有するか否か）
〔控訴人の主張〕
本件営業譲渡契約に基づき控訴人から商標権７の移転登録を受けた被控訴人は，平成２４年９月２６日付けの法定解除権の行使により本件営業譲渡契約が有効に解除されたにもかかわらず，その後に商標権７と実質的に同一又は類似する商標１ないし３の登録出願をし，商標登録を受けた。
被控訴人は，解除により商標権７を保持する権限を失う結果として，商標７に類似する後願商標を取得する権限も失うから，商標１ないし３の出願は，他人である控訴人の事務である。そして，被控訴人は，義務なく控訴人のために商標１ないし３の登録出願をし，商標登録を受けたものである。本件営業譲渡契約は，控訴人と被控訴人との共同事業の遂行を目的とするものであるから，被控訴人の管理意思が否定されることもない。したがって，事務管理の規定の類推適用により，利益の調整がなされるべきである。
よって，控訴人は，事務管理に基づく取得した権利の移転としての商標権１ないし３の移転登録請求権を有する。
〔被控訴人の主張〕
事務管理は「他人のために」「他人の事務」を管理しなければならない。被控訴人は，自己のフランチャイズ事業のために自己の業務として商標１ないし３について出願登録したものであり，自己のために自己の事務を行ったにすぎない。
事務管理上の権利移転請求につき適用も類推適用もできないから，控訴人は，事務管理に基づく取得した権利の移転としての商標権１ないし３の移転登録請求権を有するものではない。
第４ 　当裁判所の判断
当裁判所は，控訴人の請求は，以下のとおり，いずれも理由がないと判断するものである。
１ 　認定事実
前提事実及び証拠によれば，次のとおり商標権１ないし３の移転登録手続請求に係る事実が認められる。
(1) 　控訴人の設立等
Ａは，平成７年頃以降，トレーニング方法を開発し，「シセトレ」，「姿勢トレ」，「Ａメソッド」などと名付けて実践するようになった。このトレーニング方法は，メディア等でも取り上げられ，注目を集めるようになった。その後，Ａは，「ダイエットと女性ボディメイク」専用の個別指導によるトレーニング（パーソナルトレーニング）を行うジムの店舗を展開しようと考え，控訴人を設立することになった。
控訴人は，平成１８年５月２３日，Ａを代表取締役として設立された株式会社である。控訴人の主たる業務は，健康トレーニング，健康管理の企画及びコンサルタント業務並びにスポーツトレーニングに対する指導及び業務委託である。
控訴人は，平成１８年９月，東京都渋谷区において，「Ｓｈａｐｅｓ」という名称の女性専用パーソナルトレーニングジムを開設し，「姿勢トレ」，「シセトレ」，「Ｓｈａｐｅｓ」，「ＳｈａｐｅｓＧｉｒｌ」等の標章を使用して事業を行うようになった。
(2) 　控訴人による商標７ないし１０の出願及び登録
ア　控訴人は，平成１９年３月１２日，商標８につき，商品及び役務の区分を第１０類（業務用美容マッサージ器等）として商標登録出願し，平成２０年１月２５日に登録された。
イ　控訴人は，平成２０年８月２１日，商標７につき，商品及び役務の区分を第４１類（ボディートレーニングに関する教授等）として商標登録出願し，同年１０月３１日に登録された。
ウ　控訴人は，平成２２年４月２８日，商標９につき，商品及び役務の区分を第４１類（ボディートレーニングに関する教授等）として商標登録出願し，同年１０月２９日に登録された。
エ　控訴人は，平成２２年４月２８日，商標１０につき，商品及び役務の区分を第４１類（ボディートレーニングに関する教授等）として商標登録出願し，同年１０月２９日に登録された。
(3) 　被控訴人の設立等
被控訴人は，平成２２年１１月２２日，フランチャイズチェーン加盟店の募集，経営指導に関する業務を行うラスカの子会社とし，Ｃを代表取締役として設立された株式会社である。被控訴人の主たる業務は，フィットネスクラブの経営，企画，運営及び管理並びにフランチャイズチェーン加盟店の募集及び経営指導等の経営コンサルティングである。
被控訴人は，控訴人との間でライセンス契約を締結し，「Ｓｈａｐｅｓ」名の店舗に関するフランチャイズ事業を開始した。なお，その店舗は徐々に増加して，平成２７年１１月時点における店舗数は５０店舗を超えるに至っている。
(4) 　本件営業譲渡契約の締結
ア　控訴人及びＡは，平成２３年１２月１４日，被控訴人との間で，控訴人及びＡが，被控訴人に対し，女性専用のダイエット・ボディメイクを目的としたパーソナルトレーニングに関する事業（本件事業）に関する一切の営業権及び知的財産・無形財産（本件営業権等）を譲渡する旨の営業権等譲渡契約（本件営業譲渡契約）を締結した。
本件営業譲渡契約には，おおむね以下の規定が置かれている。
第２条１項　控訴人は，平成２４年２月末をもって自らが直営する「Ｓｈａｐｅｓ」渋谷本店（旧渋谷本店）の営業を停止する。ただし，新規顧客の募集については，本日をもって停止する。
第３条１項　控訴人及びＡは，被控訴人に対し，女性専用のダイエット・ボディメイクを目的としたパーソナルトレーニングに関する事業（本件事業）に関する一切の営業権及び意匠，商標（Ｓｈａｐｅｓ，ＳｈａｐｅｓＧｉｒｌ等），著作権，ノウハウ，ロゴ，キャッチフレーズ（Ａメソッド，Ａ），ドメイン名（省略）その他の知的財産・無形財産（本件営業権等）を譲渡する。
第４条１項　控訴人は，本契約締結後直ちに，本件事業の営業主体について混同が生じることを防止するため，Ｓｈａｐｅｓに類似しない商号に変更する。
第５条　控訴人と被控訴人は，本件事業に関する控訴人と被控訴人の間の平成２３年８月３０日付けライセンス契約（本件ライセンス契約）を解約する。
イ　Ａは，平成２３年１２月１４日，被控訴人との間で，Ａが被控訴人の顧問となり，被控訴人がＡに顧問料を支払う旨の顧問契約（本件顧問契約）を締結した。
(5) 　被控訴人による商標１ないし３の出願及び登録
被控訴人は，平成２４年２月１日，商標１ないし３につき，商品及び役務の区分を第４１類（ボディートレーニングに関する知識の教授等）及び第４４類として商標登録出願し，いずれも同年７月６日に登録された。
(6) 　控訴人から被控訴人への商標権７ないし１０の移転登録手続
商標権７ないし１０は，平成２４年２月１０日受付により，控訴人から被控訴人へと移転登録手続が行われた。
(7) 　本件営業譲渡契約等の解除
控訴人及びＡは，平成２４年９月２７日到達の「解除通知書」により，被控訴人に対し，本件営業譲渡契約及び本件顧問契約を解除する旨の意思表示をした。
なお，解除理由は，本件顧問契約について，被控訴人が，本件顧問契約の顧問料の支払をしていないなどというものであり，本件顧問契約等と一体となった本件営業譲渡契約についても併せて解除するというものであった（甲１０，乙５）。
(8) 　前訴
ア　控訴人及びＡは，平成２４年１０月１７日，被控訴人，ラスカ及びＣを相手方として，東京地方裁判所に対し，本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復としての商標権７ないし１０の移転登録の抹消登録手続などを求める本訴を提起した。
これに対し，被控訴人は，控訴人及びＡに対し，商標権１ないし３の侵害に基づく差止め及び損害賠償を求める反訴を提起した。
イ　前訴の控訴審判決は，平成２８年２月１８日，本訴につき，本件顧問契約の顧問料の支払債務の債務不履行を理由に，本件営業譲渡契約をも解除することができると判断し，本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復として商標権８ないし１０の移転登録の抹消登録手続請求を認容するなどした。なお，商標権７については，後記(9)アのとおり，平成２７年６月５日に商標登録が抹消されたことから，その部分に係る抹消登録手続請求は棄却された。
また，同判決は，反訴につき，商標権１及び２の行使は権利の濫用に当たり許されないとして，商標権１及び２の侵害に基づく差止め及び損害賠償請求を棄却し，商標権３に基づく差止め及び損害賠償請求を一部認容するなどした。
ウ　上記控訴審判決は，平成２８年３月８日，確定した。
(9) 　商標権７の不使用取消
ア　商標７の商標登録について，Ｂから，不使用を理由に取消審判請求がされ，被請求人である被控訴人はこれに対して答弁をしなかったことから，平成２７年３月３１日付けで同商標の商標登録を取り消す旨の審決（原審決）がされた。原審決は，同年５月１１日に確定し，同登録は同年６月５日に抹消された。
イ　控訴人は，平成２７年６月２４日付けで，特許庁に対し，商標法５８条１項に基づき，原審決に対し再審を請求したが，特許庁は，平成２８年１０月３１日，控訴人の再審請求を却下する旨の審決をした。
控訴人が同審決の取消しを求める訴えを提起したところ，平成２９年１２月２５日，原審決を取り消す旨の判決が言渡され，その後，同判決は確定した。同判決の理由は，民事訴訟法２０８条に基づき，Ｂ及び被控訴人が共謀して商標権７を害する目的をもって商標７に係る登録商標を取り消す旨の原審決をさせたという控訴人の主張は，真実と認めることができるというものである。
２ 　争点(1)（控訴人が本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復としての商標権１ないし３の移転登録請求権を有するか否か）について
(1) 　被控訴人は，平成２４年２月１日，商標１ないし３につき，自らの名で商標登録出願し，これらの商標は，同年７月６日に設定登録されたものである。
そして，被控訴人は，商標１ないし３を自己の業務に係る役務について使用する限り，商標法所定の要件のもとで，商標登録を受けることができる。このことは，商標１ないし３が，本件営業譲渡契約の目的物である本件事業，すなわち，Ａが開発・実践することで注目を集めるようになったパーソナルトレーニングに関する業務に係る役務について使用するものであったとしても，同様である。
そうすると，商標権１ないし３が本件営業譲渡契約の目的物である本件事業から発生したものということはできない。
したがって，商標権１ないし３が，本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復の対象となり得ないことは明らかである。
(2) 　控訴人の主張について
ア　控訴人は，商標権１ないし３の移転登録請求権を基礎付ける実体法上の根拠として本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復請求権が存在すると主張する。
しかし，被控訴人は，本件営業譲渡契約の解除に基づき，控訴人を本件営業譲渡契約の締結前の原状に復させる義務を負うにとどまるものである。控訴人は，本件営業譲渡契約の締結前に，商標権１ないし３を有していたものではなく，商標１ないし３の商標登録出願により生じた権利を有していたものでもない。また，本件営業譲渡契約の目的物である本件営業権等を有する者であれば，社会通念上，商標権１ないし３を取得するということもできない。
したがって，本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復請求権は，商標権１ないし３の移転登録請求権を基礎付ける実体法上の根拠にはならない。
イ　控訴人は，被控訴人は本件営業譲渡契約により商標権７の移転登録を受けていたから，それに類似する商標３の商標登録出願について商標法４条１項１１号の不登録事由に該当することなく商標登録を受けることができた，商標１ないし３のおおもとは商標７である，などと主張する。
しかし，仮に，被控訴人が本件営業譲渡契約により商標権７の移転登録を受けていたから，それに類似する商標３の商標登録を受けることができたものであるとしても，商標権１ないし３は，被控訴人による商標登録出願を受けた設定の登録により発生したものである。被控訴人が商標権７を有していたことは，商標法４条１項１１号の不登録事由の不存在の根拠になったにすぎず，商標１ないし３のおおもとが商標７である，ということはできない。
したがって，商標１ないし３が商標登録されるに至った経緯を考慮しても，これらの商標権が原状回復義務の対象になるということはできない。
ウ　控訴人は，今後，商標権７を回復しても，被控訴人がそれに類似する商標権１ないし３を保有する限り，出所の混同という不利益を被るところ，商標１ないし３の商標登録は商標法４条１項１１号に違反して登録されたものではないから，これらの商標権を無効審判請求により無効にすることができず，控訴人は商標権１ないし３の移転登録を受けるほかに救済されないと主張する。
しかし，控訴人は，商標１ないし３に類似し得る商標８及び９に係る商標権を有し，さらには商標権７が再審により回復すれば，再度，商標権７の移転登録の抹消登録手続請求をすることにより商標権７も有することになるから，商標権１ないし３に類する効力を有する商標権自体を失ったものということはできない。そうすると，控訴人が被ったとする出所の混同という不利益は，それが可能であれば，被控訴人から損害賠償を受けることによって回復可能なものというべきである。そもそも，控訴人は，商標１ないし３の商標登録が商標法４条１項１５号などの規定に違反してされたことを理由に，商標登録無効審判請求をするなどして，商標権１ないし３の有効性を争ってもいない。
したがって，控訴人が商標権１ないし３の移転登録を受けられないことが不当なものということはできない。
エ　控訴人は，商標法が要請する出所混同防止の観点から，控訴人と被控訴人との間で，類似商標が分離して存続する状態は直ちに除去されるべきであると主張する。
被控訴人は商標権３を有するところ，今後，控訴人が商標権７を回復することができれば，類似商標が控訴人と被控訴人との間で分離して存続する状態になるということはできる。しかし，控訴人が現時点において商標権７を有していないことを措くとしても，冒認による移転登録を認める特許法７４条に類する規定のない商標法において，実体法上の根拠なく，類似商標が分離して存続する状態を除去するための手段として，それらを同一人に帰属させるために移転登録請求を認めるべきであるということはできない。
オ　そして，控訴人のその余の主張によっても，商標権１ないし３が，本件営業譲渡契約の解除に基づいて原状回復すべき範囲に含まれるということはできない。
(3) 　よって，控訴人の本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復としての商標権１ないし３の移転登録請求は，理由がない。
３ 　争点(2)（控訴人が事務管理に基づく取得した権利の移転としての商標権１ないし３の移転登録請求権を有するか否か）について
被控訴人は，平成２４年２月１日，商標１ないし３につき，自らの名で商標登録出願したものである。被控訴人は，平成２３年１２月１４日に本件営業譲渡契約を締結した後，平成２４年９月２７日に控訴人からそれを解除する旨の意思表示を受ける前に，自らの名で商標登録出願をしたのであるから，控訴人のために商標１ないし３の商標登録出願をしたものということはできない。
よって，控訴人の事務管理に基づく取得した権利の移転（民法６９７条類推，７０１条，６４６条２項）としての商標権１ないし３の移転登録請求は，理由がない。
４ 　結論
以上によれば，控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって，本件控訴は理由がないから，これを棄却すべきである。また，控訴人の当審における追加請求は棄却すべきである。よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
（裁判長裁判官　高部眞規子　裁判官　杉浦正樹　裁判官　片瀬亮）

別紙

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